導語
現行《商標法》第十九條第四款規定，商標代理機構除對其代理服務申請商標註冊外，不得申請註冊其他商標。該條款是在2013年第三次修改的《商標法》時新增加的內容，其立法初衷是遏制實踐中出現的一些商標代理組織違反誠實信用原則，利用專業優勢幫助他人惡意搶注商標，甚至自己直接搶注後通過轉讓牟利的情況。
雖然該條款僅有短短的三十來個字，但是在實務中，不少企業貌似遭到過“誤傷”。這是怎麼回事呢？
第1則 什麼樣的企業可能會“中槍”《商標法》第十九條第四款？
眾所周知，解釋法律規範應該首先從文義上進行解釋。從字面含義來看，第十九條第四款的規定是較為清晰的，即禁止商標代理機構在代理服務（4506群組）之外的任何商品或服務上申請註冊商標。
那麼究竟什麼是商標代理機構，北京高院於2019年4月24日發佈的《商標確權授權行政案件審理指南》明確指出此處
“商標代理機構”包含三種情況：（1）已經在國家知識產權局進行了備案的從事商標代理業務的主體；（2）工商營業執照中記載從事商標代理業務的主體；（3）雖然未在國家知識產權局進行備案但實際從事商標代理業務的主體。
上述（1）（3）均屬於商標代理業務的從業主體，理應受到《商標法》第十九條第四款的規制。實務中爭議較多的是上述第（2）種情況。原因是，隨著營商環境改善，許多市場主體的活力被激發出來了，市場主體的知識產權意識逐漸提高，對於商標需求也呈井噴式增長。很多公司在辦理工商登記手續時，經常是不管用或不用，順手就在其經營範圍中增加了“商標代理”“知識產權代理”等內容。根據《商標法》第十九條第四款的規定，一旦這些主體在其經營範圍中加入了“商標代理”“知識產權代理”就相當於為自己上了枷鎖，其申請註冊商標的範圍被嚴格縮限至“代理服務”（4506群組）。
第2則 《商標法》第十九條第四款適用的司法實務現狀
（1）商標申請時間早於該條款實施的時間就安全了嗎？
在勁翔聯合商標代理事務所訴商評委的無效宣告行政案件中（(2018)京行終5617號），一、二審法院均認為，爭議商標核定使用在服裝、鞋等商品上，超出了其可以申請註冊的代理服務範圍。雖然在爭議商標申請時的商標法並未對此行為予以禁止，但爭議商標獲准註冊後的狀態仍然持續到了現行商標法施行之後。鑑於爭議商標在現行商標法施行後被申請宣告無效，故被告依據現行商標法對爭議商標的可註冊性進行評審，進而認為該商標違反了現行商標法第十九條第四款之規定，具有事實及法律依據。可見，在《商標法》第十九條第四款增加之後（即2014年5月1日之後）申請註冊的商標當然受到該條款規制。在實務中，如果訴爭商標的核準註冊時間，被提出異議或無效宣告的申請時間或者相關案件持續到2014年5月1日之後的，也都通通受到該條款規制。
（2）從經營範圍中刪除“商標代理”管用嗎？
在百合公司與國家知識產權局的駁回複審行政糾紛案件（（2019）京行終8739號）中，訴爭商標的申請日為2017年8月25日，而被訴裁定作出的日期為2019年3月6日，百合公司在被訴裁定作出之前的2018年9月3日變更營業範圍將“知識產權代理（除專利代理）”刪除。但一審及二審法院審理後均認為，商標申請人是否屬於“商標代理機構”的認定，應以其申請商標註冊時的狀態為準。同樣，在梁華訴國家知識產權局的駁回複審行政糾紛案件（（2019）京行終9065號）中，一審二審法院均認為，商標代理機構在申請註冊非代理服務商標後對其營業範圍的變更，並不能改變商標代理機構註冊非代理服務商標，進而擾亂商標註冊秩序的行為性質。
筆者根據檢索到的案例發現，北京知識產權法院與北京高級人民法院基本採用了統一判定標準，即，在商標申請註冊之後才從經營範圍中刪除“商標代理”“知識產權代理”的，依然屬於違反第十九條第四款規定的情形。法院之所以作出上述判決結果的最重要考量在於，如果允許申請人在後的狀態變化對認定是否滿足“商標代理機構”的認定產生實質性影響，極易導致因申請人自身行為而輕易規避第十九條第四款，也會導致該條款之適用因申請人的行為而難以確定，從而使其喪失制度價值。可見，在判斷權利主體是否屬於商標代理機構時，法院基本嚴格按照商標申請註冊時的狀態進行審理，權利主體從經營範圍中刪除“商標代理”“知識產權代理”的行為不能成為規避適用《商標法》第十九條第四款的理由。
但是，在國家知識產權局訴百合公司的駁回複審行政訴訟案件（（2019）京行終3729號）中，百合公司同樣在被訴裁定作出之前從其經營範圍中刪除了“知識產權代理（除專利代理）”服務，而一審、二審法院審理後卻認為，訴爭商標的註冊申請符合第十九條第四款之規定，其申請註冊予以核准。在該案中，法院考量的要素有（1）在案證據無法證明百合公司屬於“經工商行政管理部門登記從事商標代理業務的服務機構”；（2）百合公司已經刪除“知識產權代理(除專利代理)”；（3）考慮到訴爭商標尚未完成註冊，故訴訟中新產生的事實也應考慮，以實質性解決商標審查中的爭議和糾紛。商標審查具有個案性，雖然該案件的審理結果並不典型，但是在該條款存在“矯枉過正”的情況下，法院的考量要素無疑給我們帶來了有益思考。
（3）不是代理機構也可能犯了代理機構的“錯兒”？
在湖南友誼阿波羅公司訴國家知識產權局無效宣告行政糾紛案件（（2018）京行終5989號）中，訴爭商標的申請人為自然人賀定高，上訴人舉證證明了訴爭商標的代理機構的法定代表人賀超峰與賀定高系父子關係，賀超峰持有代理機構的99%的股份，同時賀定高名下還有“親舒”“驢友”等眾多與他人知名商標相同或近似的商標。基於此，二審法院認定訴爭商標申請時商標代理機構是假借其親屬之名申請註冊，以達到規避法律之目的，故認定賀定高的行為屬於商標代理機構的行為，違反了第十九條第四款。可見，法院在認定“商標代理機構”時並不僅僅從名義上進行表面的判斷，而是綜合考量親屬關係、控股關係等，與申請人惡意竄通的關聯公司或個人的行為也屬於第十九條第四款規制的“商標代理機構”的行為。
（4）商標轉讓可以規避第十九條第四款的適用嗎？
在中博代理公司訴商評委駁回複審行政案件（（2016）京73行初171號）中，訴爭商標權利人訴稱，訴爭商標是為其委託人代持代申請的商標，且正在向委託人進行轉讓。一審法院審理後認為，無論商標代理機構是基於何種原因或處於何種目的進行的註冊申請，只要是在代理服務之外的商品或服務上進行的註冊申請，均屬於第十九條第四款所規制的情形。在拍腦殼公司訴商評委駁回複審行政案件（（2017）京行終1742號）中，北京知果果公司申請訴爭商標時其經營範圍中包括“商標代理”，訴爭商標申請過程中將其轉讓給拍腦殼公司後被駁回申請註冊。二審法院審理後認為，商標轉讓行為不能成為訴爭商標申請註冊未違反第十九條第四款規定的理由，否則很可能出現以商標轉讓之名，以規避第十九條第四款規定為實的不誠信行為。從上述判例中可以看出，《商標法》第十九條第四款規制的行為與權利人申請商標的主觀狀態無關，商標代理機構在代理服務之外註冊商標也不能通過商標轉讓規避該條款適用。
（5）真正清白的公司也可能被“誤傷”？
在紫葳建築公司訴商評委的駁回複審行政訴訟案件（（2015）京知行初字第6022號）中，雖然訴爭商標權利人紫葳建築公司的經營範圍中包括“商標代理”和“知識產權代理”，但是其主張自己只是一家建築公司，並且還向法院提交了全國建設行業科技成果推廣項目證書等證據，但法院審理後依然認為屬於商標代理機構，給出的理由是權利人雖然提交證據證明建築行業是其經營範圍，但並沒有充分證據否定商標代理和知識產權代理也屬於經營範圍，而且即使其目前未對外承接代理業務，也並不表示其未來不會實施商標代理行為。
從上述幾個案例來看，法院的做法未免有些“草木皆兵”了。其實法院又何嘗沒有認識到第十九條第四款的不妥之處呢？北京知識產權法院在院(2015)京知行初字第97號行政判決中適用第十九條第四款之後又強調，司法機關的職責在於適用法律,而非制定法律,在法律條文規定明確且清晰的情況下,司法機關必需嚴格遵照執行。至於相關法律規定是否妥當,應否修改,則屬於立法機關的權限範圍,並非司法機關的職責。
第3則 小結
筆者認為，在目前的司法實務中，第十九條第四款的“打擊面”未免有些過於寬泛了。為了避免誤傷，企業在申請商標之前應該避免其經營範圍中包含有“商標代理”“知識產權代理”等。需要特別的注意的是，即使在經營範圍中包含“商標代理”“知識產權代理”的情況下獲得了代理服務之外的商標註冊，第十九條第四款作為一項禁止性的絕對條款存在被隨時適用的可能性，為了防範該風險，企業可以考慮在刪除“商標代理”“知識產權代理”之後重新申請。
最後想說的就是，任何事物都有兩面性，企業在遭遇商標被搶注時，也可以調查確認對方或其關聯公司的經營範圍，天時地利兼備時，利用第十九條第四款進行反擊，也不失為一條救濟之途。
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