撰文 | 李發舉 律師 張皓（實習生）
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▲表情圖源自網絡
“老王”最近有點"煩"！"老王"之前有個使用多年的註冊商標，後來與時俱進就把商標進行了更新換代，結果更新後的商標在商標註冊時竟被商標局裁定不予註冊。
具體是個什麼事呢？依靠祖祖輩輩世代相傳的技藝，A 城王甲製作出的醬菜別有風味，深受廣大消費者喜愛。醬菜一經上市，便取得巨大市場反響。為了表示自己不忘本，王甲為自己的產品取名“老王家的醬菜”。在身邊律師朋友的幫助下，王甲於2005年還向商標局申請了“老王家的醬菜”的圖文商標（以下簡稱“基礎商標”）。
幾年後，王甲覺得基礎商標無法跟上時代的腳步，決定註冊新的商標（下稱“延伸商標”）。延伸商標也是圖文商標，與基礎商標相比，延伸商標的文字部分變更為“老王家·醬菜”，圖形部分也做了變更。然，C城王乙 在延伸商標公告期內提出了異議，稱王甲申請的“老王家·醬菜”圖文商標與其在2009年申請註冊的“王家·醬菜”圖文商標相似，容易構成混淆，不應核准註冊。商標局據此對王甲做出不予核准註冊的裁定。王甲不服，申請複審，隨後又向法院起訴。
至此，兩位老王展開了曠日持久的“商標爭奪戰”。
概念解說>>
基礎商標延伸註冊：在基礎註冊商標經過使用獲得一定知名度後，商標註冊人將與該商標類似商標進行延伸註冊的行為。該延伸商標能夠使公眾認為兩商標的商品/服務均來自該商標註冊人或與其存在特定聯繫的，基礎註冊商標的商業信譽可以在在後申請註冊的商標上延續。
基礎商標延伸註冊理論認為，即便第三方在延伸商標註冊前已經註冊了介入商標，延伸商標也可基於基礎商標而得以註冊使用。 （詳見下圖）
當下社會經濟不斷髮展，品牌戰略日益風靡。為了擁有一個新的品牌，企業往往投入巨大成本的同時，還需要擔心市場中未知的風險。有鑑於此，越來越多的企業選擇利用其現有品牌的優勢和資源，在現有註冊商標的基礎上，主張後續商標的延伸權利，從而大大降低新品牌進駐的市場壁壘。然而，依據我國現行《商標法》申請在先為主、使用在先為輔的原則和第三十條的規定，後申請註冊的商標與他人在相同或類似商品上已經獲准註冊的，或者經過初步審查核定的、以及在先申請的商標相同或近似時，就會產生權利衝突。如何看待此種衝突，如何設定解決此種衝突的規則是“基礎商標延伸理論”需要解決的問題。
前述理論往往見諸於商標異議、複審以及行政糾紛案件，例如“蘋果男人”案、夢特嬌“花圖形”案、“鱷魚國際”案、“三品王”案等。在這些案件中，當申請商標面臨引證商標（商標異議人用以證明申請商標與其已有商標相同或類似的商標）權利人提出異議時，商標註冊人通常都會扛起“商標延伸註冊”的大旗，用來對抗他人的異議。然，此種操作效果如何呢？
據筆者研究發現，商標延伸註冊（或稱商標延續註冊）並不是一個被全方面認可的概念，司法實踐對待該理論的態度也沒有一成不變。
起初，在【（2014）京知行初字第182號】一案中（該案被最高人民法院評定為北上廣三地知識產權法院成立一年來的14個經典案例之一），貴州同濟堂製藥有限公司基於在先基礎商標“同濟堂”而獲得延伸註冊的商標“同濟堂始創於1888及圖”。該案曾一度讓“基礎商標延伸理論”成為商標註冊的新的“依據”。
然，好景不長，最高人民法院在“萬徽皖酒王”一案中，對前述傾向進行了糾正。簡要介紹下案情：商標申請人安徽蚌皖酒釀造有限公司（以下簡稱蚌皖酒公司）於2009年3月9日申請註冊“徽皖酒王”商標
（即訴爭商標）。安徽皖酒製造集團有限公司（以下簡稱皖酒公司）在法定的異議期內向商標局提出異議，稱蚌皖酒公司申請的“徽皖酒王”商標與其在2004年和2008年相繼申請註冊的“皖酒王”系列商標（即引證商標）相似，容易構成混淆，不應核准註冊。商標局據此對蚌皖酒公司做出不予核准註冊的裁定。商標申請人蚌皖酒公司申訴稱，“徽皖酒王”商標是對其在2004年， 皖酒公司的“皖酒王”系列商標申請前註冊的“徽皖及圖”著名商標（即基礎商標）的延伸註冊。該案訴至最高院再審認為，商標申請人蚌皖酒公司提出的基礎商標的延伸註冊理論不成立，其申請的“徽皖酒王”商標易與皖酒公司的“皖酒王”商標構成類判決不予核准註冊。該案中，最高人民法院重申了“整體判斷商標標識、審查混淆可能性”作為商標近似性判斷的基本原則，但是，其並未完全否認“基礎商標延伸理論”，而只是對該理論的適用做了的嚴格的限定。
根據“萬徽皖酒王”案中的裁判觀點，再結合其他的司法判例，“基礎商標”的商譽成功“延伸”至“在後商標”，至少須滿足如下幾個條件：
- 在後申請商標與在先商標近似程度要高於與引證商標的近似程度，包括外觀近似以及適用商品或服務類別的近似；
- 在先商標知名度要高於引證商標；
- 在先商標與在後商標申請人具有同一性。
- 在先商標應處於合法有效的狀態。當然，若在先商標被撤銷或註銷不影響在後商標的合法性的話，在先商標註銷或被撤銷也可。
綜上，結合最新司法觀點，王甲若想最終獲得新商標的註冊，新商標與原商標務必滿足上述的條件。當然，若在王乙申請註冊“王家·醬菜”圖文商標時，王甲就依據原商標提出異議，可能就不會發生以後的事情了。
筆者給類似“老王”這樣的權利人獻策
（一）未雨綢繆之策
註冊防衛商標，包括聯合商標和防禦商標等
所謂"聯合商標"是指某一個商標所有者，在相同的商品上註冊幾個近似的商標，或在同一類別的不同商品上註冊幾個相同或近似的商標，這些相互近似的商標稱為聯合商標。
所謂"防禦商標"是指較為知名的商標所有人在該註冊商標核定使用的商品(服務)或類似商品(服務)以外的其他不同類別的商品或服務上註冊的若干相同商標，為防止他人在這些類別的商品或服務上註冊使用相同的商標。原商標為主商標，其餘為防禦商標。如紅蜻蜓將其商標從鞋類擴展到其他領域。
防衛商標的註冊不以使用或現在的使用為目的，而是為了防止他人使用或註冊，對自己的核心商標構成威脅、造成損害或者為以後使用而進行的註冊。如此操作後，王甲就無須重新註冊商標了。
（二）釜底抽薪之策
1、時刻關注與基礎商標相同或類似商標的註冊公告信息，一經發現，可以向商標局提出異議，請求商標局不予核准註冊。一旦提出異議，王乙的商標恐無法得到註冊。
2、若發現王乙的介入商標已經有效註冊，此時，有效的應對策略是選擇專業的律師。在條件滿足的情況下，可以請求商標評審委員會宣告該註冊商標無效。
3、若前述策略均無法解決問題，權利人可在律師的參與下，在條件滿足的情況下，通過適用基礎商標延伸理論，使得在後商標得以有效註冊。
李發舉
李發舉，百君律師事務所知識產權部律師
李發舉，百君律師事務所知識產權部律師。執業以來多次為小米、華為、海爾等大型企業辦理知識產權維權案件。目前主要執業方向為：知識產權、公司、合同等。
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