撰文 | 李发举 律师 张皓（实习生）
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▲表情图源自网络
“老王”最近有点"烦"！"老王"之前有个使用多年的注册商标，后来与时俱进就把商标进行了更新换代，结果更新后的商标在商标注册时竟被商标局裁定不予注册。
具体是个什么事呢？依靠祖祖辈辈世代相传的技艺，A 城王甲制作出的酱菜别有风味，深受广大消费者喜爱。酱菜一经上市，便取得巨大市场反响。为了表示自己不忘本，王甲为自己的产品取名“老王家的酱菜”。在身边律师朋友的帮助下，王甲于2005年还向商标局申请了“老王家的酱菜”的图文商标（以下简称“基础商标”）。
几年后，王甲觉得基础商标无法跟上时代的脚步，决定注册新的商标（下称“延伸商标”）。延伸商标也是图文商标，与基础商标相比，延伸商标的文字部分变更为“老王家·酱菜”，图形部分也做了变更。然，C城王乙 在延伸商标公告期内提出了异议，称王甲申请的“老王家·酱菜”图文商标与其在2009年申请注册的“王家·酱菜”图文商标相似，容易构成混淆，不应核准注册。商标局据此对王甲做出不予核准注册的裁定。王甲不服，申请复审，随后又向法院起诉。
至此，两位老王展开了旷日持久的“商标争夺战”。
概念解说>>
基础商标延伸注册：在基础注册商标经过使用获得一定知名度后，商标注册人将与该商标类似商标进行延伸注册的行为。该延伸商标能够使公众认为两商标的商品/服务均来自该商标注册人或与其存在特定联系的，基础注册商标的商业信誉可以在在后申请注册的商标上延续。
基础商标延伸注册理论认为，即便第三方在延伸商标注册前已经注册了介入商标，延伸商标也可基于基础商标而得以注册使用。 （详见下图）
当下社会经济不断发展，品牌战略日益风靡。为了拥有一个新的品牌，企业往往投入巨大成本的同时，还需要担心市场中未知的风险。有鉴于此，越来越多的企业选择利用其现有品牌的优势和资源，在现有注册商标的基础上，主张后续商标的延伸权利，从而大大降低新品牌进驻的市场壁垒。然而，依据我国现行《商标法》申请在先为主、使用在先为辅的原则和第三十条的规定，后申请注册的商标与他人在相同或类似商品上已经获准注册的，或者经过初步审查核定的、以及在先申请的商标相同或近似时，就会产生权利冲突。如何看待此种冲突，如何设定解决此种冲突的规则是“基础商标延伸理论”需要解决的问题。
前述理论往往见诸于商标异议、复审以及行政纠纷案件，例如“苹果男人”案、梦特娇“花图形”案、“鱷鱼國際”案、“三品王”案等。在这些案件中，当申请商标面临引证商标（商标异议人用以证明申请商标与其已有商标相同或类似的商标）权利人提出异议时，商标注册人通常都会扛起“商标延伸注册”的大旗，用来对抗他人的异议。然，此种操作效果如何呢？
据笔者研究发现，商标延伸注册（或称商标延续注册）并不是一个被全方面认可的概念，司法实践对待该理论的态度也没有一成不变。
起初，在【（2014）京知行初字第182号】一案中（该案被最高人民法院评定为北上广三地知识产权法院成立一年来的14个经典案例之一），贵州同济堂制药有限公司基于在先基础商标“同济堂”而获得延伸注册的商标“同濟堂始创于1888及图”。该案曾一度让“基础商标延伸理论”成为商标注册的新的“依据”。
然，好景不长，最高人民法院在“万徽皖酒王”一案中，对前述倾向进行了纠正。简要介绍下案情：商标申请人安徽蚌皖酒酿造有限公司（以下简称蚌皖酒公司）于2009年3月9日申请注册“徽皖酒王”商标
（即诉争商标）。安徽皖酒制造集团有限公司（以下简称皖酒公司）在法定的异议期内向商标局提出异议，称蚌皖酒公司申请的“徽皖酒王”商标与其在2004年和2008年相继申请注册的“皖酒王”系列商标（即引证商标）相似，容易构成混淆，不应核准注册。商标局据此对蚌皖酒公司做出不予核准注册的裁定。商标申请人蚌皖酒公司申诉称，“徽皖酒王”商标是对其在2004年， 皖酒公司的“皖酒王”系列商标申请前注册的“徽皖及图”著名商标（即基础商标）的延伸注册。该案诉至最高院再审认为，商标申请人蚌皖酒公司提出的基础商标的延伸注册理论不成立，其申请的“徽皖酒王”商标易与皖酒公司的“皖酒王”商标构成类判决不予核准注册。该案中，最高人民法院重申了“整体判断商标标识、审查混淆可能性”作为商标近似性判断的基本原则，但是，其并未完全否认“基础商标延伸理论”，而只是对该理论的适用做了的严格的限定。
根据“万徽皖酒王”案中的裁判观点，再结合其他的司法判例，“基础商标”的商誉成功“延伸”至“在后商标”，至少须满足如下几个条件：
- 在后申请商标与在先商标近似程度要高于与引证商标的近似程度，包括外观近似以及适用商品或服务类别的近似；
- 在先商标知名度要高于引证商标；
- 在先商标与在后商标申请人具有同一性。
- 在先商标应处于合法有效的状态。当然，若在先商标被撤销或注销不影响在后商标的合法性的话，在先商标注销或被撤销也可。
综上，结合最新司法观点，王甲若想最终获得新商标的注册，新商标与原商标务必满足上述的条件。当然，若在王乙申请注册“王家·酱菜”图文商标时，王甲就依据原商标提出异议，可能就不会发生以后的事情了。
笔者给类似“老王”这样的权利人献策
（一）未雨绸缪之策
注册防卫商标，包括联合商标和防御商标等
所谓"联合商标"是指某一个商标所有者，在相同的商品上注册几个近似的商标，或在同一类别的不同商品上注册几个相同或近似的商标，这些相互近似的商标称为联合商标。
所谓"防御商标"是指较为知名的商标所有人在该注册商标核定使用的商品(服务)或类似商品(服务)以外的其他不同类别的商品或服务上注册的若干相同商标，为防止他人在这些类别的商品或服务上注册使用相同的商标。原商标为主商标，其余为防御商标。如红蜻蜓将其商标从鞋类扩展到其他领域。
防卫商标的注册不以使用或现在的使用为目的，而是为了防止他人使用或注册，对自己的核心商标构成威胁、造成损害或者为以后使用而进行的注册。如此操作后，王甲就无须重新注册商标了。
（二）釜底抽薪之策
1、时刻关注与基础商标相同或类似商标的注册公告信息，一经发现，可以向商标局提出异议，请求商标局不予核准注册。一旦提出异议，王乙的商标恐无法得到注册。
2、若发现王乙的介入商标已经有效注册，此时，有效的应对策略是选择专业的律师。在条件满足的情况下，可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。
3、若前述策略均无法解决问题，权利人可在律师的参与下，在条件满足的情况下，通过适用基础商标延伸理论，使得在后商标得以有效注册。
李发举
李发举，百君律师事务所知识产权部律师
李发举，百君律师事务所知识产权部律师。执业以来多次为小米、华为、海尔等大型企业办理知识产权维权案件。目前主要执业方向为：知识产权、公司、合同等。
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