北京市高級人民法院 專利侵權判定指南 (2017)

發佈時間:2017-04-20 15:40:43

目錄

一、發明、實用新型專利權保護範圍的確定

(一)確定保護範圍的解釋原則

(二)解釋對象

(三)解釋方法

(一)技術特徵的比對原則及方法

三、外觀設計專利權保護範圍的確定

(一)直接侵犯專利權行為的認定

(二)共同侵犯專利權行為的認定

(一)專利權效力抗辯

(二)濫用專利權抗辯

(五)現有技術抗辯及現有設計抗辯

(六)合法來源抗辯

一、發明、實用新型專利權保護範圍的確定

(一)確定保護範圍的解釋原則

專利登記簿副本,或者專利證書和當年繳納專利年費的收據可以作為證明專利權有效的證據。

2、公平原則。解釋權利要求時,不僅要充分考慮專利對現有技術所做的貢獻,合理界定專利權利要求限定的保護範圍,保護權利人的利益,還要充分考慮權利要求的公示作用,兼顧社會公眾的信賴利益,不能把不應納入保護的內容解釋到權利要求的範圍當中。

下列情形屬於不應納入保護範圍的內容:

(1)專利所要克服的技術缺陷的技術方案;

(2)整體上屬於現有技術的技術方案。

3、折衷原則。解釋權利要求時,應當以權利要求記載的技術內容為準,根據說明書及附圖、現有技術、專利對現有技術所做的貢獻等因素合理確定專利權的保護範圍。既不能將專利權的保護範圍拘泥於權利要求書的字面含義,也不能將專利權的保護範圍擴展到本領域普通技術人員在專利申請日前通過閱讀說明書及附圖後需要經過創造性勞動才能聯想到的內容。

4、符合發明目的原則。在確定專利權保護範圍時,不應將不能實現發明目的、效果的技術方案解釋到權利要求的保護範圍中,即不應當將本領域普通技術人員在結合本領域的技術背景的基礎上,在閱讀了說明書及附圖的全部內容之後,仍然認為不能解決專利的技術問題、實現專利的技術效果的技術方案解釋到專利權的保護範圍內。

(二)解釋對象

5、審理侵犯發明或者實用新型專利權糾紛案件,應當首先確定專利權的保護範圍。發明或者實用新型專利權的保護範圍應當以權利要求記載的技術特徵所確定的內容為準,也包括與所記載的技術特徵相等同的技術特徵所確定的內容。

確定專利權保護範圍時,應當對權利人作為權利依據所主張的相關權利要求進行解釋,並對該權利要求進行技術特徵的劃分。

6、權利要求書有兩項以上權利要求的,權利人應當在起訴狀中載明具體的權利要求。起訴狀對此未記載或者記載不明的,應當要求權利人明確;經釋明,權利人在一審法庭辯論終結前不予明確的,可以裁定駁回起訴。

7、權利人主張以從屬權利要求確定保護範圍的,應當以該從屬權利要求記載的附加技術特徵及其直接或間接引用的權利要求記載的技術特徵,一併確定專利權的保護範圍。

8、技術特徵是指在權利要求所限定的技術方案中,能夠相對獨立地執行一定的技術功能、並能產生相對獨立的技術效果的最小技術單元。在產品技術方案中,該技術單元一般是產品的部件和/或部件之間的連接關係。在方法技術方案中,該技術單元一般是方法步驟或者步驟之間的關係。

9、在一審判決作出前,權利人所主張的權利要求被專利複審委員會宣告無效,權利人沒有及時變更主張的權利要求的,可以裁定駁回權利人基於該被宣告無效的權利要求的起訴。

有證據證明專利複審委員會宣告上述權利要求無效的決定被生效的行政判決撤銷的,權利人可以另行起訴。

10、當事人不服一審判決向二審法院提起上訴,在終審判決作出前,一審判決所依據的權利要求被專利複審委員會宣告無效的,一般應當撤銷一審判決,裁定駁回權利人基於該被宣告無效的權利要求的起訴。但是,有證據證明專利權人在法定期限內針對無效決定提起行政訴訟,在綜合考慮在案證據、涉案專利技術難度、被告抗辯理由等因素的情況下,根據當事人的申請,可以裁定中止二審案件的審理。

有證據證明專利複審委員會宣告上述權利要求無效的決定被生效的行政判決撤銷,權利人另行起訴的,在沒有新的事實的情況下,應當參照原一審判決認定的事實和證據做出判決。

(三)解釋方法

12、解釋權利要求應當從本領域普通技術人員的角度進行。

本領域普通技術人員,是一種假設的“人”,他能夠獲知該領域中所有的現有技術,知曉申請日之前該技術領域所有的普通技術知識,並且具有運用該申請日之前常規實驗手段的能力。

所屬本領域普通技術人員,不是指具體的某一個人或某一類人,不宜用文化程度、職稱、級別等具體標準來參照套用。當事人對本領域普通技術人員是否知曉某項普通技術知識以及運用某種常規實驗手段的能力有爭議的,應當舉證證明。

13、對權利要求的解釋,包括但不限於澄清、彌補和特定情況下的修正三種形式,即當權利要求中的技術特徵所表達的技術內容不清楚時,澄清該技術特徵的含義;當權利要求中的技術特徵存在瑕疵時,彌補該技術特徵的不足;當權利要求中的技術特徵之間存在矛盾等特定情況時,修正該技術特徵的含義。

14、一般應當將權利要求中記載的全部技術特徵所表達的技術內容作為一個整體技術方案對待。獨立權利要求的前序部分、特徵部分以及從屬權利要求的引用部分、限定部分記載的技術特徵,對於保護範圍具有限定作用。

權利要求包含兩個以上的並列技術方案的,應當將每個並列技術方案分別確定為一個整體技術方案。

上述方法仍不能明確權利要求含義的,可以結合工具書、教科書等公知文獻及本領域普通技術人員的通常理解進行解釋。

本指南所稱專利審查檔案,包括專利審查、複審、無效程序中專利申請人或者專利權人提交的書面材料,國務院專利行政部門及其專利複審委員會製作的審查意見通知書、會晤記錄、口頭審理記錄、生效的專利複審請求審查決定書和專利權無效宣告請求審查決定書等。

16、權利要求與專利說明書出現不一致或者相互矛盾,明顯違反專利法第二十六條第三款、第四款導致說明書無法用於解釋權利要求的,告知當事人通過專利無效宣告程序解決。當事人據此啟動專利無效宣告程序並申請中止本案審理的,可以裁定中止訴訟。

當事人明確表示拒絕通過專利無效程序解決,或者未在合理期限內提起專利權無效宣告請求的,應當按照專利權有效原則,以權利要求的字面含義所確定的保護範圍為準。但是本領域普通技術人員通過閱讀權利要求書和說明書及附圖,能夠對實現要求保護的技術方案得出具體、確定、唯一的解釋的,應當根據該解釋來澄清或者修正權利要求中的錯誤表述。

根據本條第二款仍然不能確定專利權的保護範圍,可以判決駁回原告訴訟請求。

17、在解釋權利要求、確定權利要求書中記載權利要求的保護範圍時,可以推定獨立權利要求與其從屬權利要求所限定的保護範圍互不相同。獨立權利要求的保護範圍大於其從屬權利要求的保護範圍,在前從屬權利要求的保護範圍大於在後引用該在前從屬權利要求的保護範圍,但本領域普通技術人員根據專利說明書及附圖、專利審查檔案等內部證據,可以做出相反解釋的除外。

18、對於權利要求中以功能或者效果表述的功能性特徵,應當結合說明書及附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式,確定該技術特徵的內容。

功能性特徵,是指對於結構、組分、材料、步驟、條件或其之間的關係等,通過其在發明創造中所起的功能或者效果進行限定的技術特徵。下列情形一般不宜認定為功能性特徵:

(1)以功能或效果性語言表述且已經成為本領域普通技術人員普遍知曉的技術術語,或以功能或效果性語言表述且僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式的技術特徵;

(2)使用功能性或效果性語言表述,但同時也用相應的結構、組分、材料、步驟、條件等特徵進行描述的技術特徵。

19、在確定功能性特徵的內容時,應當將功能性特徵限定為說明書及附圖中所對應的為實現所述功能、效果不可缺少的結構、步驟特徵。

20、方法專利權利要求對步驟順序有明確限定的,步驟本身以及步驟之間的順序均應對專利權的保護範圍起到限定作用;方法專利權利要求對步驟順序沒有明確限定的,不應以此為由,不考慮步驟順序對權利要求的限定作用,而應當結合說明書及附圖、權利要求記載的整體技術方案、各個步驟之間的邏輯關係以及專利審查檔案,從本領域普通技術人員的角度出發,確定各步驟是否應當按照特定的順序實施。

22、實用新型專利權利要求中包含非形狀、非構造技術特徵的,該技術特徵對確定專利權的保護範圍具有限定作用。

非形狀、非構造技術特徵,是指實用新型專利權利要求中記載的不屬於產品的形狀、構造或者其結合等的技術特徵,如用途、製造工藝、使用方法、材料成分(組分、配比)等。

23、產品發明或者實用新型專利權利要求未限定應用領域、用途的,應用領域、用途一般對專利權的保護範圍不起限定作用。

使用環境特徵不同於主題名稱,是指權利要求中用來描述發明或實用新型所使用的背景或者條件且與該技術方案存在連接或配合關係的技術特徵。

25、主題名稱中所包含的應用領域、用途或者結構等技術內容對權利要求所要保護的技術方案產生影響的,則該技術內容對專利權的保護範圍具有限定作用。

主題名稱是對權利要求包含的全部技術特徵所構成的技術方案的抽象概括,是對專利技術方案的簡單命名,其代表的技術方案需要通過權利要求的全部技術特徵來體現。

26、採用“由……組成”表達方式的權利要求為封閉式權利要求,一般應解釋為不含有權利要求所述以外的結構組成部分或方法步驟。

醫藥、化學領域中涉及組分的封閉式權利要求是基於每個組分各自的特性而共同發生作用,無需其他物質即可產生特定的技術效果,但中藥組合物權利要求除外。

27、說明書對技術術語的解釋與該技術術語的通用含義不同的,以說明書的解釋為準。

28、對於專利權人在專利文件中的自定義詞,應當依據說明書中的特定含義進行解釋。如果說明書中沒有明確定義的,應當根據說明書中與該自定義詞相關的上下文加以理解,將其解釋為最為符合發明目的的含義。如果專利權人在說明書中未對其自定義詞的含義作出定義,同時本領域普通技術人員結合權利要求、說明書的上下文也無法予以清楚解釋,導致無法確定權利要求的保護範圍的,可以判決駁回原告訴訟請求。

29、在一份專利文件中,通常情況下相同的術語應當解釋為具有相同的含義。不同的術語推定具有不同的含義,除非根據說明書的記載或本領域普通技術人員的慣常理解可以確定不同的術語具有相同含義的除外。

30、說明書附圖的作用在於用圖形補充說明書文字部分的描述,使本領域普通技術人員能夠直觀地、形象地理解發明或實用新型的每個技術特徵和整體技術方案。只有本領域普通技術人員在閱讀權利要求及說明書後,能夠從附圖中直接地、毫無疑義地確定的技術內容才能用於解釋權利要求中技術特徵的含義。

由附圖中推測的內容,或者無文字說明、僅僅是從附圖中測量得出的尺寸及其關係,不應當作為相關技術特徵的內容。

31、附圖標記可以用來幫助理解技術方案,當權利要求中引用了附圖標記時,不應以附圖標記所反映出的具體結構來限定權利要求中的技術特徵。

32、專利權利要求一般是在說明書或者附圖公開的實施例的基礎上進行的合理概括,實施例僅僅是權利要求範圍內技術方案的示例,是專利申請人認為實現發明或者實用新型的優選方式。專利權的保護範圍不應受說明書中公開的具體實施方式的限制,但下列情況除外:

(1)權利要求實質上是實施方式所記載的技術方案的;

(2)權利要求包括功能性特徵的。

33、摘要的作用是提供技術信息,便於公眾進行檢索,不能用於確定專利權的保護範圍,也不能用於解釋權利要求。

34、當專利文件中的印刷錯誤影響到專利權保護範圍的確定時,可以依據專利審查檔案進行修正。

權利要求書、說明書及附圖中的語法、文字、標點、圖形、符號等存有明顯錯誤或歧義,但通過閱讀權利要求書、說明書及附圖可以得出唯一理解的,應當根據該唯一理解予以認定。

(一)技術特徵的比對原則及方法

在判斷上述結構、步驟特徵是否構成相同特徵時,應當將其作為一個技術特徵,而不應將其區分為兩個以上的技術特徵。

43、在後獲得專利權的發明或實用新型是對在先發明或實用新型專利的改進,在後專利的某項權利要求記載了在先專利某項權利要求中記載的全部技術特徵,又增加了另外的技術特徵的,在後專利屬於從屬專利。實施從屬專利落入在先專利的保護範圍。

下列情形屬於從屬專利:

(1)在包含了在先產品專利權利要求的全部技術特徵的基礎上,增加了新的技術特徵;

(2)在原有產品專利權利要求的基礎上,發現了原來未曾發現的新的用途;

(3)在原有方法專利權利要求的基礎上,增加了新的技術特徵。

等同特徵,是指與權利要求所記載的技術特徵以基本相同的手段,實現基本相同的功能,達到基本相同的效果,並且本領域普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠想到的技術特徵。

在是否構成等同特徵的判斷中,手段是技術特徵本身的技術內容,功能和效果是技術特徵的外部特性,技術特徵的功能和效果取決於該技術特徵的手段。

51、等同特徵的替換應當是具體的、對應的技術特徵之間的替換,而不是完整技術方案之間的替換。

53、等同特徵替換,既包括對權利要求中區別技術特徵的替換,也包括對權利要求前序部分中的技術特徵的替換。

在判斷上述結構、步驟特徵是否構成等同特徵時,應當將其作為一個技術特徵,而不應將其區分為兩個以上的技術特徵。

57、權利要求採用數值範圍特徵的,權利人主張與其不同的數值特徵屬於等同特徵的,一般不予支持。但該不同的數值特徵屬於申請日後出現的技術內容的除外。

權利要求採用“至少”、“不超過”等用語對數值特徵進行界定,且本領域普通技術人員閱讀權利要求書、說明書及附圖後認為專利技術方案特別強調該用語對技術特徵的嚴格限定作用,權利人主張與其不相同的數值特徵屬於等同特徵的,不予支持。

58、僅在說明書或者附圖中描述而未被概括到權利要求中的技術方案,應視為專利權人放棄了該技術方案。權利人主張該技術方案落入專利權保護範圍的,不予支持。

63、專利申請人或專利權人對權利要求保護範圍所作的限縮性修改或者陳述必須是明示的,而且已經被記錄在書面陳述、專利審查檔案、生效的法律文書中。

在已經取得記載有專利申請人或專利權人反悔的證據的情況下,可以根據業已查明的事實,通過適用禁止反悔對權利要求的保護範圍予以必要的限制,合理確定專利權的保護範圍。

三、外觀設計專利權保護範圍的確定

65、審理侵犯外觀設計專利糾紛案件,應當首先確定專利權的保護範圍。外觀設計專利權的保護範圍以表示在圖片或者照片中的該專利產品的外觀設計為準,外觀設計的簡要說明及其設計要點、專利權人在無效程序及其訴訟程序中的意見陳述等,可以用於理解外觀設計專利權的保護範圍。

當事人在訴訟中提供的專利產品實物可作為幫助理解外觀設計的參考,但不能作為確定外觀設計保護範圍的依據。

設計特徵是指具有相對獨立的視覺效果,具有完整性和可識別性的產品的形狀、圖案及其結合,以及色彩與形狀、圖案的結合,即產品的某一部分的設計。

67、權利人可以提交書面材料說明外觀設計專利的設計要點,說明外觀設計的創新部位及其設計內容。簡要說明中記載設計要點的,可用於參考。

設計要點是指外觀設計區別於現有設計、能夠對一般消費者產生顯著視覺影響的設計特徵。

69、外觀設計專利請求保護色彩的,權利人應當提交由國務院專利行政部門出具或認可的相關證據,用以確定外觀設計的保護範圍。必要時,應當與國務院專利行政部門專利審查檔案中的色彩進行核對。

70、對整體視覺效果不產生影響的產品的大小、材料、內部結構,應當排除在外觀設計專利權的保護範圍之外。

71、相似外觀設計專利的保護範圍由各個獨立的外觀設計分別確定。基本設計與其他各項相似設計均可以作為確定各自外觀設計專利保護範圍的依據。

72、成套產品的整體外觀設計與組成該成套產品的每一件外觀設計均已顯示在該外觀設計專利文件的圖片或者照片中的,其權利保護範圍由組成該成套產品的每一件產品的外觀設計分別確定。

73、圖形用戶界面外觀設計的保護範圍應結合設計要點由產品外觀設計視圖確定。

動態圖形用戶界面外觀設計的保護範圍需結合簡要說明對動態變化過程的描述,由能確定動態變化過程的產品外觀設計視圖共同確定。

圖形用戶界面外觀設計產品種類的確定應以使用該圖形用戶界面的產品為準。

78、認定產品種類是否相同或者相近,應當以外觀設計產品的功能、用途、使用環境為依據。

確定產品的用途時,可以按照下列順序參考相關因素綜合確定:外觀設計的簡要說明、國際外觀設計分類表、產品的功能以及產品銷售、實際使用情況等因素。

79、判定是否侵犯外觀設計專利,應當以是否相同或者相近似為標準,而不以是否構成商標法意義上的混淆、誤認為標準。

下列情形通常對外觀設計的整體視覺效果更具有影響:

(1)產品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對於其他部位;

(2)外觀設計的設計要點相對於其他設計特徵。

81、判斷外觀設計是否相同或者相近似,應當以具有一般消費者知識水平和認知能力的判斷主體的整體視覺效果為標準,而不應以該外觀設計產品的一般設計人員,或產品實際購買者的觀察能力為標準。

一般消費者的知識水平和認知能力取決於現有設計的狀況。當事人應當依據現有設計的狀況主張一般消費者的知識水平和認知能力。

83、判斷外觀設計是否相同或者相近似時,可以要求當事人提交證據證明相關設計特徵的設計空間及現有設計狀況。

設計空間是指設計者在創作特定產品外觀設計時的自由度。設計空間受如下條件的限制:

(1)產品或其中零部件的技術功能;

(2)採用該類產品常見特徵的必要性;

(3)現有設計的擁擠程度;

(4)其他可能對設計空間產生影響的因素,如經濟因素(降低成本)等。

某一設計特徵對應的現有設計越多,對該特徵設計空間擠佔越顯著,其設計空間越小,替代性設計方案越少,細微差異會對整體視覺效果產生較大的影響;反之,現有設計越少,對該特徵設計空間擠佔越輕微,其設計空間越大,替代性設計方案越多,細微差異不會對整體視覺效果產生明顯的影響。

現有設計狀況是指在外觀設計專利申請日之前在國內外為公眾所知的相同或相近種類產品的外觀設計的整體狀況以及各設計特徵的具體狀況。有證據證明現有設計具有與設計特徵相同或基本相同的設計的,則該設計特徵對產品整體視覺效果影響較小。

(1)如果兩者的形狀、圖案、色彩等整體上的視覺效果無差異,則應當認為兩者構成相同;

(2)如果兩者的形狀、圖案、色彩等整體上的視覺效果不完全相同,但是沒有明顯區別的,則應當認為兩者相近似;

(3)如果兩者的形狀、圖案、色彩等整體上的視覺效果不同,且有明顯區別的,則應當認為兩者不相同且不相近似。

85、在判斷相同或相近似時,由產品功能決定的設計特徵不予考慮。

由產品功能決定的設計特徵,是指由功能有限或唯一決定、不考慮美學因素而形成的設計特徵。技術標準規定的或者為了實現機械上的配合關係必須採用的不可選擇的設計特徵屬於功能性設計特徵。

88、對於立體產品的外觀設計,通常形狀對整體視覺效果更具有影響,在進行相同相近似判斷時,應以形狀為重點;但如果其形狀屬於慣常設計,則圖案、色彩對整體視覺效果更具有影響。

當非圖形用戶界面的設計特徵為慣常設計時,則圖形用戶界面對整體視覺效果更具有顯著影響。

慣常設計,是指現有設計中一般消費者所熟知的、只要提到產品名稱就能想到的相應設計。在外觀設計產品領域,各個相互獨立的產品製造商均採用的設計特徵一般屬於慣常設計。慣常設計對外觀設計專利的整體視覺效果一般不具有顯著影響,但慣常設計的組合能夠帶來獨特視覺效果的除外。

89、對於平面產品的外觀設計,通常圖案、色彩對整體視覺效果更具有影響,在進行相同相近似判斷時,應以圖案、色彩為重點。

90、對要求保護色彩的外觀設計,應當先確定該外觀設計是否屬於慣常設計,如果是慣常設計,則應當僅對其圖案、色彩作出判定;如果形狀、圖案、色彩均為新設計,則應當對形狀、圖案、色彩三者的結合作出判定。

91、將不透明材料替換為透明材料,或者將透明材料替換為不透明材料,且僅屬於材料特徵的變換,未導致產品外觀設計發生明顯變化的,在判斷外觀設計的相同相近似時,應不予考慮。但是,如果透明材料使得該產品外觀設計的美感發生了變化,導致一般消費者對該產品的整體視覺效果發生變化的,則應當予以考慮。

參考圖通常用於表明使用外觀設計的產品的用途、使用方法或者使用場所等,不能用於確定變化狀態產品外觀設計專利的保護範圍。

96、在終審判決作出前,權利人所主張的外觀設計被專利複審委員會宣告無效的,可以參照本指南第9、10條處理。

(一)直接侵犯專利權行為的認定

97、發明和實用新型專利權被授予後,除專利法另有規定的以外,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。

外觀設計專利被授予後,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的製造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品。

99、製造發明或者實用新型專利產品,是指權利要求中所記載的產品技術方案被實現,產品的數量、質量不影響對製造行為的認定。

以下行為應當認定為製造發明或者實用新型專利產品行為:

(1)以不同製造方法制造產品的行為,但以方法限定的產品權利要求除外;

(2)將部件組裝成專利產品的行為。

100、製造外觀設計專利產品,是指專利權人向國務院專利行政部門申請專利時提交的圖片或者照片中的該外觀專利產品被實現。

101、使用發明或者實用新型專利產品,是指權利要求所記載的產品技術方案的技術功能得到了應用或者效果得以實現。

102、將侵犯發明或者實用新型專利權的產品作為零部件或中間產品,製造另一產品的,應當認定屬於對專利產品的使用。

103、使用專利方法,是指權利要求記載的專利方法技術方案的每一個步驟均被實現,使用該方法的結果不影響對是否構成侵犯專利權的認定。

104、使用外觀設計專利產品,是指該外觀設計產品的功能、技術性能得到了應用。

105、侵犯專利權的產品買賣合同依法成立的,即可認定構成銷售侵犯專利權的產品,該產品所有權是否實際發生轉移一般不影響銷售是否成立的認定。

搭售或以其他方式轉讓侵犯專利權產品的所有權,變相獲取商業利益的,也屬於銷售該產品。以生產經營目的贈送侵犯他人專利權的產品的,亦同。

106、將侵犯發明或者實用新型專利權的產品作為零部件或中間產品,製造另一產品後,銷售該另一產品的,應當認定屬於對專利產品的銷售。但該中間產品在製造過程中的物理化學性能發生實質性變化的除外。

將侵犯外觀設計專利的產品作為零部件,製造另一產品並銷售的,應當認定屬於銷售外觀設計專利產品的行為,但侵犯外觀設計專利的產品在另一產品中僅具有技術功能的除外。

僅具有技術功能,是指該零部件構成最終產品的內部結構,在最終產品的正常使用中不產生視覺效果,只具有技術作用和效果。

以做廣告、在商店櫥窗中陳列、在網絡或者在展銷會上展出等方式作出銷售侵犯他人專利權產品的意思表示的,可以認定為許諾銷售。

108、將侵犯他人專利權的產品用於出租的,應當認定屬於對專利產品的銷售。

109、進口專利產品,是指將落入產品專利權利要求保護範圍的產品、依照專利方法直接獲得的產品或者含有外觀設計專利的產品在空間上從境外越過邊界運進境內的行為。

110、方法專利延及產品,指一項方法發明專利權被授予後,任何單位或個人未經專利權人許可,除了不得為生產經營目的使用該專利方法外,還不得為生產經營目的使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法所直接獲得的產品。

111、依照專利方法直接獲得的產品,是指將原材料、物品按照方法專利權利要求記載的全部步驟特徵進行處理加工,使得原材料、物品在結構上或物理化學性能上產生實質性變化後所獲得的原始產品。

將上述原始產品進一步加工、處理而獲得的後續產品,即以該原始產品作為中間部件或原材料,加工、處理成為其他的後續產品,應當認定屬於使用依照該專利方法直接獲得的產品。對該後續產品的進一步加工、處理,不屬於使用依照該專利方法所直接獲得的產品的行為。

112、專利法第六十一條規定的“新產品”,是指在國內外第一次生產出的產品,該產品與專利申請日之前已有的同類產品相比,在產品的組份、結構或者其質量、性能、功能方面有明顯區別。

產品或者製造產品的技術方案在專利申請日以前為國內外公眾所知的,應當認定該產品不屬於專利法規定的新產品。

是否屬於新產品,應由權利人舉證證明。權利人提交證據初步證明該產品屬於專利法規定的新產品的,視其盡到舉證責任。

是否屬於同樣產品,應由權利人舉證證明。

115、在科學研究、實驗過程中,未經專利權人許可,製造、使用、進口有關專利產品或使用專利方法作為工具、手段等進行其他技術的研究實驗,或者是研究實施專利技術方案的商業前景等,其結果與專利技術沒有直接關係的行為,構成侵犯專利權的行為。

(二)共同侵犯專利權行為的認定

119、行為人明知有關產品系專門用於實施涉案專利技術方案的原材料、中間產品、零部件或設備等專用產品,未經專利權人許可,為生產經營目的向他人提供該專用產品,且他人實施了侵犯專利權行為的,行為人提供該專用產品的行為構成本指南第118條規定的幫助他人實施侵犯專利權行為,但該他人屬於本指南第130條或專利法第六十九條第(三)、(四)、(五)項規定之情形的,由該行為人承擔民事責任。

有關產品是否屬於“專用”,應由權利人舉證證明。

120、明知行為人實施侵犯他人專利權的行為而為該實施行為提供場所、倉儲、運輸等便利條件的,構成本指南第118條所指的幫助他人實施侵犯專利權行為。

121、未經專利權人許可,行為人以提供圖紙、產品說明書、傳授技術方案、進行產品演示等方式,為生產經營目的積極誘導他人實施特定技術方案,且他人實際實施了侵犯專利權行為的,行為人的誘導行為構成本指南第118條所指的教唆他人實施侵犯專利權行為。

(一)專利權效力抗辯

(二)濫用專利權抗辯

在侵犯專利權訴訟中,專利權被宣告無效的,不宜輕易認定為濫用專利權。

127、惡意取得專利權,是指將明知不應當獲得專利保護的發明創造申請專利並獲得了專利權的行為,包括下述情形:

(1)將申請日前專利權人明確知悉的國家標準、行業標準等技術標準中的技術方案申請專利並取得專利權的;

(2)國家標準、行業標準等技術標準的制定參與人,將在上述標準的起草、制定等過程中明確知悉的他人技術方案申請專利並取得專利權的;

(3)將明知為某一地區廣為製造或使用的產品申請專利並取得專利權的;

(5)將域外公開的專利申請文件所披露的技術方案在中國申請並獲得專利權的。

下列情況可以認定為不相同也不等同:

(2)該技術特徵在功能、效果上明顯優於權利要求中對應的技術特徵,並且所屬技術領域的普通技術人員認為這種變化具有實質性的改進,而不是顯而易見的。

130、為私人利用等非生產經營目的實施他人專利的,不構成侵犯專利權。

131、專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品,由專利權人或者經其許可的單位、個人售出後,使用、許諾銷售、銷售、進口該產品的,不視為侵犯專利權,包括:

(1)專利權人或者其被許可人在中國境內售出其專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品後,購買者在中國境內使用、許諾銷售、銷售該產品;

(2)專利權人或者其被許可人在中國境外售出其專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品後,購買者將該產品進口到中國境內以及隨後在中國境內使用、許諾銷售、銷售該產品;

(3)專利權人或者其被許可人售出其專利產品的專用部件後,使用、許諾銷售、銷售該部件或將其組裝製造專利產品;

(4)方法專利的專利權人或者其被許可人售出專門用於實施其專利方法的設備後,使用該設備實施該方法專利。

132、在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經做好製造、使用的必要準備,並且僅在原有範圍內繼續製造、使用的,不視為侵犯專利權。

使用、許諾銷售、銷售上述情形下製造的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品的,也不視為侵犯專利權。

133、享有先用權的條件是:

(1)做好了製造、使用的必要準備。即已經完成實施發明創造所必需的主要技術圖紙或者工藝文件,或者已經制造或者購買實施發明創造所必需的主要設備或者原材料。

(2)僅在原有範圍內繼續製造、使用。“原有範圍”包括:專利申請日前已有的生產規模以及利用已有的生產設備或者根據已有的生產準備可以達到的生產規模。

134、臨時通過中國領土、領水、領空的外國運輸工具,依照其所屬國同中國簽訂的協議,或者共同參加的國際條約,或者依照互惠原則,為運輸工具自身需要而在其裝置和設備中使用有關專利的,不視為侵犯專利權。但是臨時過境不包括用交通運輸工具對專利產品的“轉運”,即從一個交通運輸工具轉到另一個交通運輸工具的行為。

135、專為科學研究和實驗而使用有關專利,不視為侵犯專利權。

專為科學研究和實驗,是指專門針對專利技術方案本身進行的科學研究和實驗,其目的是研究、驗證、改進他人專利技術,在已有專利技術的基礎上產生新的技術成果。

本條第一款中的使用有關專利的行為,包括該研究實驗者自行製造、使用、進口有關專利產品或使用專利方法的行為,也包括他人為該研究試驗者製造、進口有關專利產品的行為。

136、為提供行政審批所需要的信息,而製造、使用、進口專利藥品或者專利醫療器械的,以及專門為其製造、進口專利藥品或者專利醫療器械,不視為侵犯專利權。

行政審批所需要的信息,是指《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥品管理法實施條例》以及《藥品註冊管理辦法》等相關藥品管理法律法規、部門規章等規定的實驗資料、研究報告、科技文獻等相關材料。

(五)現有技術抗辯及現有設計抗辯

138、現有技術,是指專利申請日以前在國內外為公眾所知的技術,既包括進入公有領域、公眾可以自由使用的技術,也包括尚處於他人專利權保護範圍內的非公有技術,還包括專利權人擁有的其他在先專利技術;但是,根據專利法第二十四條的規定享受新穎性寬限期的技術不得作為現有技術援引用於抗辯。

140、現有設計是指申請日以前在國內外為公眾所知的設計,包括在國內外以出版物形式公開和以使用等方式公開的設計。

143、審查現有技術抗辯是否成立,應當判斷被訴落入專利權保護範圍的技術特徵與現有技術方案中的相應技術特徵是否相同或等同,而不應將涉案專利與現有技術進行比對。

(六)合法來源抗辯

147、使用者實際不知道且不應知道其使用的產品是未經專利權人許可而製造並售出,能夠證明其產品合法來源且能夠舉證證明其已支付該產品的合理對價的,對於權利人請求停止使用行為的主張,不予支持。

(1)有損於我國政治、經濟、軍事等安全的。

(2)可能導致公共安全事件發生的;

(3)可能危及公共衛生的;

(4)可能造成重大環境保護事件的;

(5)可能導致社會資源嚴重浪費等利益嚴重失衡的其他情形。

對明示的判斷應依照上述標準制定組織的相關政策規定,結合行業慣例進行。

標準必要專利是指為實施技術標準而必須使用的專利。

151、專利權人在標準制定中承諾的公平、合理、無歧視許可義務的具體內容,由專利權人承擔舉證責任。專利權人可以提交以下證據予以證明:

(2)相關標準化組織的專利政策文件;

(3)專利權人作出並公開的許可承諾。

有下列情況之一,可以認定專利權人故意違反公平、合理、無歧視的許可義務:

(4)在協商實施許可條件過程中,無合理理由而阻礙或中斷許可協商;

(5)在協商實施許可過程中主張明顯不合理的條件,導致無法達成專利實施許可合同;

(6)專利權人在許可協商中有其他明顯過錯行為的。

(2)收到專利權人的書面許可條件後,未在合理時間內積極回覆是否接受專利權人提出的許可條件,或在拒絕接受專利權人提出的許可條件時未提出新的許可條件建議的;

(3)無合理理由而阻礙、拖延或拒絕參與許可協商的;

(4)在協商實施許可條件過程中主張明顯不合理的條件,導致無法達成專利實施許可合同;


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