上海浦東法院“New balance”運動鞋兩側N 字母裝潢案一審裁判評析
黃璞琳
【裁判文書】上海市浦東新區人民法院（2017）滬0115民初1798號民事判決書（審判長金民珍，審判員徐俊、審判員孫閆。裁判日期：2020年4月16日）。
【裁判要點】上海市浦東新區人民法院一審判決認為：
1. 原告新百倫貿易（中國）有限公司本案主張保護的“New balance”運動鞋兩側N裝潢，包含兩個要素：其一、位置要素即鞋兩側中央靠近鞋帶處；其二、圖形要素即“N”字母，該圖形要素與原告的第5942394號“N”商標圖形一致。該裝潢通過原告長期宣傳和反覆使用，已經足以使相關公眾將使用該裝潢的商品，與“Newbalance”運動鞋相聯繫，屬於《反不正當競爭法》第六條第一項的“有一定影響的商品裝潢”。原告鞋兩側N裝潢，在被告紐巴倫（中國）有限公司第4236766號斜槓“N”圖形註冊商標申請日之前
（2004年8月之前），已經形成“有一定影響的商品裝潢”。2. 商標權與《反不正當競爭法》第六條規定的“有一定影響的商品裝潢”，在構成要件、形成時間、權利客體、保護範圍及期限等方面均不同。在被訴侵權行為可能同時構成商標侵權及不正當競爭時，屬於請求權競合。在涉及請求權競合的案件中，權利人可以明確擇一法律關係對涉案行為進行主張。
3. 被告被控侵權標識在鞋兩側的使用方式，與原告鞋兩側的N字母裝潢構成近似。註冊商標專用權與“有一定影響的商品裝潢”權益存在權利衝突時，應秉持誠實信用的基本原則解決兩者衝突。判斷市場經營者是否誠實信用，應遵循兩項規則：
一是保護在先權益，二是防止市場混淆。被告並未提供證據證明其第4236766號註冊商標申請日之前，已經將該標識使用在鞋兩側中央靠近鞋帶處。因此，被告在取得商標專用權之後，理應對於原告在先形成的鞋兩側N字母裝潢進行合理的位置避讓，防止市場混淆。被告被控侵權標識，已經使大量消費者產生了實際混淆，且被告主觀過錯明顯。4.被告被控侵權行為是否為註冊商標的使用行為，不構成不正當競爭案件的抗辯事由。只要被告在後的標識使用行為與他人在先有一定影響的商品裝潢構成近似，容易導致消費者混淆的，就構成不正當競爭。本案被告使用的標識雖系其註冊商標，但作為同業競爭者，在明知原告的“Newbalance”運動鞋兩側N字母裝潢具有一定影響的情況下，仍然在其生產的同類商品的相同位置上使用與原告近似的標識，其攀附原告商譽、造成市場混淆的主觀過錯明顯，客觀上足以導致消費者對商品來源產生混淆、誤認，違背了誠實信用原則和公認的商業道德，侵害原告的在先權益，構成不正當競爭。
法院一審判決被告停止對原告 “New balance”運動鞋兩側N 字母裝潢的不正當競爭行為，賠償原告經濟損失及合理費用1080萬元，並就其不正當競爭行為登報聲明、消除影響。
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【璞評】本人基本贊同浦東法院新百倫運動鞋兩側N字母裝潢案判決觀點。理由是：
1.原告主張保護的裝潢，不僅包括其第5942394號“N”商標的字母字體本身（但原被告雙方實際使用的字母都是偏左傾斜，而雙方註冊商標字體都是偏右傾斜，不過，原告及法院都未提及此點），而且還包括裝潢位置（運動鞋兩側中央位置靠近鞋帶處），且該包括位置要素的特有裝潢在被告第4236766號斜槓N字母註冊商標、第3954764號虛槓N字母註冊商標申請日之前便已在先知名。這種情形，與《商標法》第五十九條第三款授權在後註冊商標權利人要求在先商標使用人附加適當區別標識之規定，並不衝突。
2.從另一個角度來講，在適用《商標法》第五十九條第三款的情況下，
如果在先商標使用人附加區別標識後獲得更高知名度，在後註冊商標權利人也摹仿在先商標使用人附加的區別標識，導致二者混淆的，顯然應當認定在後註冊商標權利人具有惡意，構成不正當競爭。以此思路再推回來，在先使用商標人在先使用的近似商標附加了其他區別性標識要素（如裝潢位置等要素）的組合標識（未註冊商標），並在先取得競爭法意義上的知名度的情況下，也應當獲得《反不正當競爭法》第六條的保護。3.就本案而言，雖然被告的第4236766號斜槓“N”圖形註冊商標仍然有效，雖然該註冊商標未指定使用位置（其商標核准註冊時，也應當是未考量標識使用位置要素）。但是，對原告在先知名的包含位置要素、在先具有識別功能的特有裝潢（未註冊商標），被告還是應當予以合理避讓。這種情況下，被告不應當以自己有權在運動鞋任意位置以任意方式使用其註冊商標為由，來主張自己摹仿原告特有裝潢（含位置要素）使用商標屬合理使用自己註冊商標。
4.當然，本人也覺得，若不存在本案類似的其他在先知名要素，一般的在先商標使用人只能是依據《商標法》第五十九條第三款主張繼續使用抗辯，而不能反過來主張在後註冊商標權利人規範使用其註冊商標的行為，構成《反不正當競爭法》第六條禁止的仿冒混淆不正當競爭。
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