北京盈科（上海）律师事务所 合伙律师 刘广全
一、知识产权恶意诉讼的概念及构成要件
1、概念：行为人由于过错，无法律上和事实上的合法合理依据提起、进行知识产权民事诉讼，致使他人财产、人身受到损害的行为，或者出于某种不法目的，进行诉讼程序致人损害的行为，包括知识产权民事恶意诉讼和知识产权滥用诉讼程序。
2、构成要件：A、一方当事人以提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求，或者以提出某项请求相威胁；B、提出请求的一方当事人具有主观上的恶意；C、具有实际的损害后果；D、提出请求的一方当事人提起知识产权诉讼的行为与损害后果之间具有因果关系。
二、案件要旨：
（一）、外观设计专利应当具有独创性，如果有相反证据或事实表明被告系抄袭、抢注他人作品的，应当认定被告不享有专利权。
（二）、明知自己不享有知识产权，仍以权利人身份通过诉讼形式牟取不当利益，损害他人合法权益的，构成恶意诉讼。对于当事人是否具有恶意诉讼的主观过错，应根据当事人申请作品登记时的情况、起诉时的主张以及在诉讼中的行为等进行识别和综合判定。
三、案情简介：
（一）、案号：北京知识产权法院（2017）京73民初121号民事判决书
原告：约翰迪尔（中国）投资有限公司
被告：赵某某。
被告：约翰迪尔（丹东）石油化工有限公司
（二）、原告约翰迪尔中国公司的诉讼请求：1、请求法院判令被告赵国辉与约翰迪尔丹东公司的行为属于恶意诉讼，构成不正当竞争行为；2、请求法院判令被告赵国辉与约翰迪尔丹东公司赔偿原告约翰迪尔中国公司经济损失共计12.997万元；3、判令被告赵国辉与约翰迪尔丹东公司向原告约翰迪尔中国公司公开赔礼道歉。
（三）、涉案专利的情况
在2010年第12期公开出版发行的《现代化农业》期刊上，约翰迪尔中国公司在其广告中展示了该圆筒形外包装的润滑油。圆筒形外包装上显示有“跳跃的鹿”标识，该标识为约翰迪尔中国公司的关联公司迪尔公司所享有的注册商标，且约翰迪尔中国公司经授权有权在中国使用该商标。2014年6月13日，赵国辉向国家知识产权局专利局申请了涉案专利，该专利于2014年10月15日授权公告。涉案专利主视图显示，该专利圆筒主体的右上部有一个“跳跃的鹿”的标识，与迪尔公司所享有的注册商标图案一致。
2014年12月15日，佳木斯市工商局向阳（东）分局作出佳向（东）工商处字009号行政处罚决定书（简称行政处罚决定书）。该行政处罚决定书认定佳木斯市向阳区鸿运收割机配套产品销售部及张春鸿销售的润滑油外包装使用“跳跃的鹿”商标，因而侵犯迪尔公司注册商标专用权。
2015年5月8日，赵国辉与约翰迪尔丹东公司向本院提起诉讼，主张约翰迪尔中国公司生产、销售、许诺销售的几款润滑油系列产品的包装桶侵犯了赵国辉享有专利权的涉案专利，故而请求本院判令约翰迪尔中国公司停止侵权，销售被控侵权包装，向其赔礼道歉并赔偿经济损失及合理支出共计306.1357万元。
2015年7月2日，约翰迪尔中国公司向国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）提出专利无效宣告请求，并提交其在2010年第12期公开出版发行的《现代化农业》期刊广告中的圆筒形外包装作为对比设计，主张涉案专利不符合《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十三条第二款的规定，即涉案专利与对比设计相比没有明显区别。
专利复审委员会经审查认为：涉案专利与对比设计具有相同的油桶形状，正面贴标设计极其接近，虽然字母不同，但作为图案考虑，仅为局部细微变化，对整体视觉效果不足以产生显著影响；对比设计虽没有公开除立体图以外其他视图，但涉案专利主视图以外其他视图中贴标排练设计属于惯常设计，在油桶形状及正面标贴图案设计相同的情况下，涉案专利与对比设计相比不具有明显区别，不符合专利法第二十三条第二款的规定。因此，专利复审委员会最终作出第29201号无效宣告请求审查决定书（简称无效决定书），宣告涉案专利全部无效。
2016年8月1日，赵国辉与约翰迪尔丹东公司就涉案案件向本院书面申请撤回起诉，本院依法予以准许并作出相应民事裁定书。
（四）、本案争议焦点：
在于赵某某与约翰迪尔丹东公司起诉约翰迪尔中国公司侵害涉案专利权（即涉案案件）的行为，是否构成恶意诉讼。
四、法院观点：
根据《现代化农业》2010年第12期的内容可知约翰迪尔中国公司及其关联公司在中国境内已经在先使用了与涉案专利外观基本一致的润滑油外包装。结合行政处罚决定书、涉案专利授权公告文本与无效决定书可知赵国辉与约翰迪尔丹东公司的法定代表人赵国利在已经明知约翰迪尔中国公司在先销售的润滑油外包装造型的情况下，仍将与其造型基本一致的外包装申请为自己的外观设计专利，且在外观设计专利的图样上使用约翰迪尔中国公司的关联公司享有注册商标专用权的标识，其申请行为违背了诚实信用原则，属于恶意申请专利的行为。
综上所述，赵国辉与约翰迪尔丹东公司在明知其请求缺乏正当理由的情况下，对约翰迪尔中国公司恶意提起专利侵权诉讼，致使远东水泥公司在诉讼中支付的代理费、公证费、资料费等经济损失，应当予以赔偿。
五、【律师评析】
随着知识产权保护力度的加强，抄袭、抢注他人智力成果，通过诉讼牟利等恶意诉讼现象也随之出现。为遏制此类行为，最高人民法院在2011年2月修改后的民事案由中新增加了“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”的四级案由，但相关法律对恶意诉讼的认定未作明确规定，在司法实践中，认定当事人构成恶意提起知识产权诉讼的案例亦不多见。对本案被告是否构成恶意诉讼的认定，涉及被告是否是讼争外观设计的专利权人、被告提起前案知识产权诉讼是否具有恶意诉讼的主观过错、如构成恶意诉讼则损害赔偿金额如何确定等多个问题。
1、提起诉讼缺乏法律上的依据和事实上的根据，是判断恶意诉讼的核心标准。
知识产权恶意诉讼的违法性并非在于提起诉讼本身，因为提起诉讼是当事人享有的基本权利，其违法性主要体现在诉讼的提起在客观上不存在任何可成立的基础，也即没有任何一个理性的诉讼当事人会认为该诉讼有成功的机会。另外，关于恶意的认定应仅限于明知的故意。可以从三个方面推断行为人的“明知”状态：一是行为人的背景，包括行为人在该领域从事活动的时间及技术职务，在该领域的地位等；二是行为人的行为表现，如行为人伪造证据，或者为公开技术伪造保密协议，以起诉打击对方；三是其他因素。如行为人在诉讼外向人表明其诉讼没有事实法律依据，或者将明知没有新颖性的技术申报专利，并告他人侵权。
2、区分恶意诉讼与正当维权
当事人按照民事诉讼法的规定，对涉嫌侵犯其人身、财产权益的行为提起民事诉讼，并在诉讼过程中向法院申请证据、财产保全等措施系法律赋予的诉讼权利。即使在最终的判决中其诉讼请求未能得到法院的支持，亦不能轻易认为其诉讼行为在主观上存在恶意。
本案虽然诉讼标的不太，但对司法实践中恶意诉讼案件的审理具有较强的参考意义。同时，对市场经营户不诚信的作品登记行为和诉讼行为具有一定的警示震慑作用。
六、相关法条：
《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款规定：“行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。”《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条规定：“民事诉讼应当遵循诚实信用原则。当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。”
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