如何選擇合適的專利代理機構?考量標準是什麼?


如何選擇合適的專利代理機構?考量標準是什麼?

當今,隨著科學技術的日新月異和司法保護的不斷完善,企業之間的較量從價格競爭、產品競爭、商業模式競爭逐漸過渡為知識產權競爭。專利作為技術創新型企業經營活動中最為關鍵的知識產權武器,無論是用作攻擊還是防守,只要行之有道,都能夠很好地為企業在市場競爭中保駕護航。

現代社會中,專業分工的極度細化使得我們在每一個細分領域內都必須倚仗專家的參謀。作為專利獲權過程中的重要專家,專利代理機構在技術挖掘、查新檢索、方案擴展、申請撰寫、流程維護、審通答覆、費用監控等方面的專業程度,都直接影響著企業是否能夠獲得高質量的授權專利,進而最終決定著企業的市場競爭力、市場佔有量、和市場生存力。因此,專利代理機構的重要性可見一斑。

怎樣選擇合適的代理機構,有什麼樣的考量標準?這個問題看似簡單,實則複雜。根據筆者多年的從業經驗,初步認為專利代理機構的選擇,通常需要考慮以下因素:

1.代理資質

我國法律法規明確規定,從事專利代理的機構必須經過國家知識產權局的行政許可,取得專利代理機構註冊證。但是,在整個專利代理市場的運行過程中,受到利益的驅動,市場上開始出現沒有獲得行政許可、擅自開展代理業務的無證機構,即我們經常提到的“黑代理”。“黑代理”不注重服務質量,僅以牟利為目的,不僅擾亂市場秩序,影響專利質量,一旦發生糾紛,更可能對專利權人的實際利益造成嚴重損害。

為了避免給研發創新造成不必要的損失,建議企業應該與正規的代理機構進行合作,以獲得最基本的權益保障。例如,代理資質可以通過國家知識產權局網站和中華全國專利代理人協會網站進行查詢。

2.利益衝突

由於在專利獲權階段並不存在短時間內即顯性呈現的權益損失,所以很多人認為專利代理行業可能無需考慮利益衝突的問題。然而,事實情況並非如此。試想以下場景,如果同一代理機構、甚至同一代理人同時代理兩個不同客戶在相同或相似技術領域的專利案件委託,那麼代理人在為客戶A撰寫專利申請的時候,難以避免地會將之前處理過的客戶B案件中的技術細節融會到對客戶A的技術理解、方案討論、思路拓展、甚至是文件撰寫之中。客戶B的利益也就很可能在無形之中因為代理人的“一念之差”而直接或者間接地受到損害。

因此,儘管代理過相同技術領域的客戶案件會給代理人帶來較佳的背景知識,但在選擇代理機構的時候,還是建議不要選擇直接競爭對手正在使用的公司或事務所為佳,至少也應該要求代理機構在內部建立信息防火牆機制。換個角度思考,優質的專利代理機構也是一種難得的法律資源,也理應以先佔為佳。

3.撰寫質量

一項發明創造雖發端於技術人員的研發勞動,但是如何將其轉化為高質量的法律權利,專利代理機構在其中發揮著至關重要的作用。代理機構的撰寫質量直接影響著委託人的發明創造能否獲得授權、授權專利的保護範圍是否理想、法律狀態是否穩定、以及整個過程所花費的人力、時間和金錢成本。

通常而言,發明授權率可能是業界公認值得參考的撰寫質量評價指標。其計算公式可以表示為:

發明授權率 = 發明授權數量 / (發明全部代理數量 - 發明公開實審數量)。

有些朋友看到這樣專業的評價指標可能會開始撓頭,不知道如何下手。實際上,我們並不需要自行檢索並計算得出各個代理機構的相關指標,而是可以利用業界一些知名媒體或諮詢機構發佈的統計數據來篩選更加優質的代理機構。

除了發明授權率之外,我們還可以參考其他評價指標,諸如:專利度(即,代理機構專利申請中的“平均權利要求個數”)、特徵度(即,專利代理機構專利申請中“獨立權利要求的平均技術特徵個數”)、審通答覆次數、權項的有效答覆率(從申請到授權“權利要求書中減少的權利要求個數”)、特徵的有效答覆率(從申請到授權“獨立權利要求中增加的特徵個數”)、專利申請週期、被引用次數、同族數、專利維持時間等等。當然,這些指標除了受到代理機構撰寫質量的影響之外,也會在一定程度上取決於申請人方案本身的創造高度等其他因素,但是這仍然不影響我們將其作為撰寫質量的一個顯性指標來參考。

4.流程管理

要想獲得高質量的授權專利,除了依賴代理機構高水平的撰寫質量,同樣不可忽視的另一個重要因素則是專業的流程管理。

例如,在專利申請的過程中,返稿期限永遠是最為致命的“阿喀琉斯之踵”。代理機構最基本的義務應該是在約定的期限內提供返稿文件,這樣才能避免延誤提交時間,防止知識產權部門產生案件積壓,然而這一點恰恰是最難做到的。為此,需要代理機構的流程部門足夠專業,定期進行時限監控,不斷提醒臨近期限,保證代理人嚴格遵守作業時間。

而且,文件撰寫只是整個專利獲取生命週期的開始,後續還有提交、補正、公佈、實審、審查意見轉達答覆,而未來還可能進一步面臨複審、無效、海外申請等過程,因此,代理機構正規化、程序化的流程體系絕對不可忽視。流程工作無小事,必須滿足零差錯的要求。

另外,專業的代理機構應該配置有專業的流程管理軟件,以有效實現對企業專利進行集約式、精細化管理,全方位、全過程地管控企業知識產權的完整生命週期。

5.服務意識

專利代理歸根到底是一種專業化的服務,代理機構的服務意識是企業必須考慮的核心要素之一,優秀的乙方會主動站在甲方的立場上思考問題,積極配合客戶改進缺點、提高服務水平。

而且,優秀的代理機構會在企業提出需求、甚至是在意識到存在需求之前,就能率先發現用戶的痛點,主動詢問是否需要給企業提供更多定製化的幫助,如上門挖掘、專利培訓等。

另外,擁有服務意識、用戶思維的代理機構往往管理水平較高、經營理念先進,方便企業開展服務管理。

6.組織架構

專利漫長的生命週期要求代理機構應該是穩定可靠的。沒有人希望看到負責技術挖掘的代理人還沒有寫完申請文件就已經離職了、或是負責新申請階段的代理機構在答覆審查意見通知書的時候都已經倒閉了,導致企業不得不更換另一個代理人或代理機構來繼續後續作業。顯然,更換代理人必然會導致原始技術方案理解的不透徹、佈局思路的不連貫,從而顯著影響保護範圍的最大化、甚至是權利的獲得。

無須贅述,一個可靠的組織架構通常應該有以下幾大主體:優秀的企業領導人、高素質的管理幹部、穩定的代理人群體、良好的管理制度。優秀的代理機構能夠通過科學的激勵機制、暢通的管理渠道、以及各種健全的管理制度,充分發揮代理人員的積極性,降低人員流動成本,保證其整體上的可靠性。只有穩定的代理人團隊,對於客戶案件的服務才能是最為到位的。

7.擅長領域

儘管目前的代理機構一般都會覆蓋電學、機械、化學幾個大類領域,但是每一家還是會有自己更加擅長的細分技術分支。例如,有些代理機構可能以處理無線通信標準類的申請聞名,有些代理機構可能以撰寫人臉識別算法著稱,有些代理機構可能更多聚焦在生物醫藥領域。代理機構的重點技術領域通常取決於與其密切合作客戶的業務領域,尤其是在代理機構本身規模不大的情況下,這種頭部效應會更加明顯。

因此,在選擇準備合作的代理機構時,可以檢索看看它之前合作過的客戶是否與自己公司的技術領域比較相近,或者看看相關技術的IPC分類號下,它提交案件的數量、質量。另一方面,也可以利用業界一些知名媒體或諮詢機構發佈的大數據分析來篩選處理過大量自己領域案件的代理機構。

8.人員構成

專利的全生命週期非常長,包括創意、挖掘、撰寫、申請、審查、複審、無效、行權、訴訟、維護等,這就需要代理機構具備經驗多樣化的人才。

具有科研經歷、熟悉創新思維的專利代理人能夠更好地與技術人員進行溝通和換位思考,對技術方案有一定的前瞻性、預見性,有助於啟發發明人完成更有價值的專利佈局。

具有審查經歷、深諳檢索技巧的專利代理人能夠更好地對創新點進行查新監控,掌握本領域研發現狀,避免重複開發和不必要的專利申請。

具有法律經歷、做過無效訴訟的專利代理人能夠更好地利用商業的思維來指導專利的撰寫和保護,以使得其能夠在確權後的商業運營中獲得更大的價值,實現對產品和技術的真正保護。

具有涉外經歷、精通內外申請的專利代理人能夠綜合多個國家的審查實踐,在撰寫時,合理地佈局說明書實施例,以保證一件申請在各個國家都能獲得最大化地保護,避免出現一個方案主題在國外明明能夠保護,但在撰寫國內優先權申請時,由於其在中國屬於非授權客體、就沒有在說明書中合理佈局,從而白白錯失佔領海外市場的情況。

此外,專利代理人也需要較高的外語水平,且不說在當前的信息爆炸時代,最新的成果經常是以外文文獻的方式出現、或者很多發明人提供的交底書都可能就是他要發表的國際論文,就算是代理人在答覆審查意見通知書的時候,面對審查員引用的外文對比文件,如果連語言都不過關、方案都看不懂,又怎麼可能跟審查員據理力爭,最大可能地保護客戶利益?

9.規模人數

多大規模的代理機構對於企業最為合適?這個問題要視企業自身申請數量而定,即所謂的“門當戶對”。企業自身案件量很少,卻選擇了規模很大的代理機構,一旦遇到季度末、年中、年底這樣的衝量瓶頸期,代理機構勢必先放棄“營收微不足道”的中小客戶,而保全其重要客戶。

相反,如果企業的申請量龐大、而選擇的代理機構處理能力不足,一旦企業的申請數量由於同時立項、產品上市等原因發生較大波動,規模小的代理機構往往不能保證及時的供給和服務。

所以,要儘量選擇和自己規模匹配的代理機構,或在具有一定申請量的情況下,可以選擇兩三家不同類型的代理機構,加以科學地管理。

10.服務團隊

選擇專利代理機構時,除了注意整體素質之外,直接為企業提供專利服務的代理人或者代理小組其實才是更加重要的考慮因素。通常來說,代理機構內部會劃分為多個團隊,即使是同樣的技術領域,由於對接的團隊人員的素質和經驗不1,能夠給客戶A寫得好專利申請,不代表也能夠為客戶B提供相同質量的專業服務。

因此,我們在選擇代理機構的時候,務必需要事先請他們提供擬服務團隊的成員簡歷、並指定一名經驗豐富並與自己相對熟識的接口人。只有對接到“本領域的代理人團隊”,才能與發明人高效地交流方案,深切地感悟發明,開拓性地對技術方案進行二次發明,有層次、可視化地概括權利要求,全面、豐富地撰寫說明書實施例,繪製出便於理解的各類附圖,為我們獲得高質量的專利邁出重要一步。

11.辦公位置

互聯網時代很大程度上消除了人與人之間的距離,那麼專利代理機構的辦公位置是不是就不再重要了呢?筆者認為,最理想的情況是,代理機構和你就在同一棟樓裡,隨時可以抓到代理人進行溝通,討論技術方案,統一撰寫思路。

選擇辦公位置較近的代理機構,可以保證一旦需要就能夠與代理人及時面對面交流。在理解方案的時候,尤其是在技術非常複雜、難以用語言清楚表述的情況下,如果能面對面簡單地畫幾個圖、指點出圖中正在討論的關鍵位置,很可能有助於整個方案的融會貫通。此外,在遇到無效、訴訟等緊急情況下,代理人員的當面交流也可以幫助企業做到心中有底,更加踏實地應對風險危機。

因此,如果不是有什麼特殊考慮,通常還是建議選擇距離儘可能近、至少是同城的代理機構。

12.服務年限

儘管國內的專利代理機構總體來講成立時間都不長,並沒有一家“百年老店”,但是相對來說,能夠經歷過一段時間市場考驗的代理機構肯定會有成熟的管理體系和過人的專業團隊。相反,如果專利申請撰寫質量差、服務態度次,那麼它在市場競爭的大浪淘沙中,一定無法長久生存。

因此,通常來說,服務年限較長的代理機構,可靠性會更高。與代理資質一樣地,服務年限同樣可以在國知局網站上查到。

13.口碑評價

儘管目前大數據分析已經非常成熟,代理機構的各種榜單也在各種社交媒體上不斷刷屏,但是量化的數據只能向我們展示事物的一面。作為一種服務行業,代理機構的聲譽可能還是更多地體現於業內的口口相傳。

每家代理機構在行業裡都會有自己的口碑,政府部門、行業協會、同業對手、合作客戶都會對其做出自己的評價。為了保證服務質量達到預期,企業在選擇代理機構之前,應通過周圍的朋友廣泛而深入瞭解它在圈內的評價。服務質量好的代理機構,自然會有人願意為其站臺打call。試想,如果成立了一段時間的代理機構,都沒有一個認可自己工作的客戶,那如何能證明自己的實力呢?

14.價格成本

顯然,一味地選擇低報價的代理機構,所帶來的慘痛教訓不勝枚舉。但另一方面,優惠的價格也意味著知識產權部門可以降低其成本支出,對知識產權部門在企業內部減輕財務壓力,摘掉“成本中心”的帽子,有著明顯的作用。

因此,綜合來說,我們不能只看到價格,也應該正視價格背後可能存在的服務質量差異。低價通常會降低企業在代理機構心目中的優先級,大概率會導致代理機構降低分配給代理人的撰寫單件收益,從而使得代理人不願花費太多的時間成本去撰寫一件專利申請。少了精雕細琢的匠心服務,換來的很可能是專利保護範圍過小、甚至是專利無法授權,得不償失。

15.海外資源

隨著越來越多的企業“走出去”,海外知識產權佈局愈發成為迫切需求和熱點問題。企業自身可能對國外的專利申請制度和流程並不熟悉,因此,如何尋找靠譜的海外律所就成為一個極大的難題。

專業的國內專利代理機構往往具有長期合作的海外夥伴,不會在接到向外申請委託後才臨時寫信詢價,更不會只想著將企業出海的申請作為與外所交換案件的籌碼。

通過長期的接觸,這些代理機構在海外合作律所中往往都有熟識的朋友、同學、前同事等擔任合夥人、專利律師,通過這些專業人士,可以瞭解到中國和其他國家在知識產權實務上的差異,為企業進入海外市場提供完善的知識產權佈局方案,制定符合國際思路的專利佈局和訴訟方案,從而大大提高服務效率和效能,切實降低服務成本和溝通成本。

16.轉化支持

專利申請只是獲權的第一階段,接下來最直接的問題就是如何行使權力,如何將專利資產貨幣化。

一些專利代理機構擁有自己的法律團隊、甚至是中介團隊,可以進行專利的許可、轉讓或其他方式的商業化。例如,他們可以協助對接權利的需求方和供給方,告訴企業應該採用什麼營銷策略、需要和誰聯繫、什麼是合理的許可費率、應該附加什麼條件、可能存在什麼法律風險等等。有些專利代理機構更是承擔了一部分政府項目申報和知識產權聯盟管理工作,利用政府、聯盟與他們的緊密關係,可以獲得最新的政策信息和更加優厚的許可條款,再利用他們作為獨立的營利機構運作方式靈活的優勢,向工業界推廣技術。

如果我們可以與這些代理機構建立很好地合作關係,必然可以幫助我們在專利運營工作上少走彎路,早日兌現專利的價值。

17.爭議解決

說完了專利運用之後,另一個重要的環節自然就是專利保護了。近年來,知識產權越來越成為公司競爭的重要手段,尤其是在諸如通信、生化等熱門領域,國內、國外行業巨頭之間的知識產權糾紛此起彼伏。複雜的專利訴訟通常會同時涉及到一系列的專利和產品,過程中還交織著管轄權異議、反訴、無效等各種攻防程序,持續時間非常長。

對此,我們在選擇專利獲權階段的服務機構的時候,如果可能,也應充分考慮潛在後續問題的應對。如果合作的專利代理機構恰好是一家律所或具有專業的訴訟代理人,具有很好的行政查處、法院訴訟、民事仲裁等調查經驗、豐富的政府關係、和專業的爭議解決能力,一旦企業需要主動發起、或不幸被動遭遇專利糾紛,那一直合作的代理機構由於早已對我們產品和技術爛熟於心,就能迅速反應,以最短時間、選擇最合理的方式來為企業贏得商業戰爭。

18.增值服務

要想在激烈的競爭中生存和發展,代理機構之間的競爭,除了是常規業務上服務水平的競爭,也還要看代理機構是否具備一些差異化的軟實力。例如,如果代理機構能夠定期向公司提供知識產權相關培訓,主動進駐企業幫助進行專利挖掘、檢索、佈局服務,遇到申請階段的疑難雜案能及時提供相應的解決方案和渠道,或是幫助企業做一些知識產權資質申報等,以適應用戶的多樣化痛點需求,肯定會得到公司的青睞。

19.認證體系

當然,上面說到的許多因素,諸如流程管理、組織架構等,在代理機構外部恐怕都是難以窺見的,那企業如何能夠對其進行客觀評估呢?很多人可能不知道,除了《企業知識產權管理規範》GB/T 29490-2013之外,國家知識產權局等還起草了國家標準《專利代理機構服務規範》GB/T 34833-2017,為專利代理機構提供了一套服務質量標準、可參考的內部管理體系規範,引導其逐步提升專利代理服務質量。

完善的服務流程並不一定代表會產出高質量的專利,但服務流程混亂或者缺失肯定不會產出高質量的專利,甚至可能導致申請無故撤回。因此,如果一家代理機構通過了相關國標認證,至少可以說明他們內部管理足夠規範,很大程度上降低了與他們的合作風險。

20.默契程度

最後,專利獲權是一個漫長的過程,即使僅僅委託了一件申請,你也會需要在多年中因為各種瑣碎的事務、花費相當多的時間與相關代理機構進行交流、溝通。就算我們真的找到了一家理想的代理機構,符合了所有上述因素的最佳組合,但最終,也有可能總是因為各種奇怪原因而配合不到一起。這時,似乎除了“默契”不足之外,很難找到一個更好的原因來解釋。

默契是一種玄的東西,但它的感覺又非常真切。對此,如果雙方努力多次,還無法改變溝通不暢、配合不佳的情況,筆者還是建議儘早更換一家代理機構,哪怕是它的各項指標沒有之前這家那麼理想。

團隊合作的效率在於配合的默契,一旦形成心領神會,可以極大地提高工作效率,相互協作,彌補不足,實現雙贏;相反,如果始終無法形成默契,即使合作的代理機構水平再高,為您服務的代理人經驗再豐富,很多事情都會事倍功半,甚至是功虧一簣。

但是,必須要說明的是,顯然永遠沒有任何一個代理機構可以稱得上是十全十美的。對於企業來說,應該結合自身實際情況進行匹配性地挑選,並且在具有一定申請規模的情況下,可以嘗試選擇具有不同特點的多家代理機構進行合作,這樣,一方面可以分擔風險,另一方面可以獲得差異化服務。還有一點需要注意的是,在選擇專利代理機構的時候,切忌僅僅關注自身的需求,更應該綜合考慮對方的想法,力爭將對方的利益與自己的利益綁定在一起,以形成共建雙贏的利益共同體。



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