從"江小白"商標一波三折商標案中看商標使用證據收集問題


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一、案情概要


2011年12月19日,成都格尚廣告有限責任公司(簡稱格尚公司)申請註冊第10325554號"江小白"商標系成都格尚廣告有限責任公司(簡稱格尚公司)於2011年12月19日申請註冊,2012年12月6日,經原國家工商行政管理總局商標局核准,商標申請人2012年12月6日變更為,該商標轉讓至四川新藍圖商貿有限公司(簡稱新藍圖公司)。

"江小白"商標於2013年2月21日,"江小白"商標被在第33類商品(果酒等)上核准註冊,核定使用在第33類"果酒(含酒精)、茴香酒(茴芹)、開胃酒、燒酒、蒸餾酒精飲料、蘋果酒、酒(利口酒)、酒(飲料)、酒精飲料(啤酒除外)、含水果的酒精飲料"商品上。

2016年6月6日,商標局核准該商標轉讓至江小白公司。

重慶市江津酒廠(集團)有限公司(以下簡稱江津公司)於2016年5月30日以江小白公司作為江津公司江小白酒產品的經銷代理商,未經授權申請註冊訴爭商標違反《商標法》第十五條等理由向商標評審委員會提出無效宣告請求,其主要理由為:

江小白公司是江津公司江小白酒產品的經銷代理商,其申請註冊訴爭商標的行為未經授權且主觀惡意明顯,屬於以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標。

訴爭商標與江津公司享有著作權的文字作品"江小白"構成實質性近似,訴爭商標的申請侵犯江津公司的在先著作權;訴爭商標與第6319680號"幾江"商標、第10223859號"幾江"商標、第7259934號"幾江及圖"商標構成類似商品上的近似商標。

2016年12月27日,商標評審委員會經審查作出商評字(2016)第117088號《關於第10325554號"江小白"商標無效宣告請求裁定書》(簡稱被訴裁定),訴爭商標的註冊已構成2001年修正的《中華人民共和國商標法》第十五條所指的不予註冊並禁止使用之情形,江津公司的無效宣告理由成立,訴爭商標被予以無效宣告。

江小白公司不服商標評審委員會作出的被訴裁定並向北京知識產權法院提起了行政訴訟,北京知識產權法院依法作出(2017)京73行初1213號行政判決,判決:撤銷被訴裁定;商標評審委員會重新作出裁定。

商標評審委員會與江津公司不服一審判決並提出上訴,請求撤銷原審判決並維持被訴裁定。

北京市高級人民法院依法作出(2018)京行終2122號行政判決,判決:撤銷北京知識產權法院(2017)京73行初1213號行政判決;駁回重慶江小白酒業有限公司的訴訟請求。

江小白公司隨即向最高人民法院提出了再審申請。

最高人民法院認為江小白公司的再審請求成立,一審判決應予以維持,被訴裁定和二審判決認定部分事實不清,最高人民法院予以糾正。依照《中華人民共和國行政訴訟法》相關規定,判決:撤銷北京市高級人民法院(2018)京行終2122號行政判決;維持北京知識產權法院(2017)京73行初1213號行政判決。


商標使用證據收集

本案一波三折,最終最高人民法院判決確認江津公司無效宣告理由不成立。在再審中敗訴的一個很重要的原因最高法院作出上述裁判的主要理由之一是其江津公司提供的在先使用的訴爭商標的證據絕大多數是在訴爭商標申請日之後形成,不足以證明其在先使用了訴爭商標,故《商標法》第十五條第一款的前提不成立。。商標使用情況是商標案件中爭議最多的問題之一,《商標法》對此作出很多具體規定,例如,《商標法》第四條:自然人、法人或者其他組織在生產經營活動中,對其商品或者服務需要取得商標專用權的,應當向商標局申請商標註冊。

不以使用為目的的惡意商標註冊申請,應當予以駁回;第十一條第二款:前款所列不得作為商標註冊的標誌經過使用取得顯著特徵,並便於識別的,可以作為商標註冊。第十四條:認定馳名商標應當考慮下列因素:該商標使用的持續時間。第十五條第二款:就同一種商品或者類似商品申請註冊的商標與他人在先使用的未註冊商標相同或者近似,申請人與該他人具有前款規定以外的合同、業務往來關係或者其他關係而明知該他人商標存在,該他人提出異議的,不予註冊。第三十二條 申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利,也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標。

《商標法》中也存在很多與商標使用相關的法條,例如:

第四十九條第二款:註冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續三年不使用的,任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該註冊商標.......。

第三十二條 申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利,也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標。  不難看出在與商標相關的行政和司法程序中,不論是無論是商標註冊、異議、駁回複審、馳名商標認定程序,還是商標侵權或行政訴訟案件或是馳名商標認定程序,商標的使用情況均是審查的重要因素。審查的重點包括:

但商標的使用能否在司法程序中為商標所有權人提供實際有效的支持,還要看第一,商標是否在法定意義上被商標權人正確的使用,。即

《商標法》第四十八條規定:本法所稱商標的使用,是指將商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上,或者將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中,用於識別商品來源的行為。 依據上述規定,商標首先要用在商品上或商業活動中,其次是要能起到識別來源的作用。當然這些還不夠,第二,商標使用的商標類別是否與註冊商標相同或近似;根據《商標法》第四十九條的內容,我們還要注意商標使用證據的時效性問題第三,商標使用的持續時間、地域範圍、公眾認知度等因素。

在此,藍石知產團隊律師提示提醒企業或個人在使用商標權人、商標註冊申請人、使用人等時應注意以下事項:

1、 無論商標是應用在產品生產銷售和還是商業活動中籤訂的,在委託加工、廣告宣傳、銷售、運輸等合同中涉及商標的條款應當一定要標明載明商標是什麼名稱、註冊號,商標、對應的產品或服務是什麼類別,、合同簽訂日期是什麼時候等重要信息,並完整保存與合同及對應的發票、收據、銀行對賬單都要留存好原件和掃描複製件。

2、 若有與產品、服務相關的報道在媒體中展示商品和服務要應注意在圖片、和文字、視頻等載體中突出展示商標,如果是雜誌、報刊等紙質媒介,要並留存好完整的刊物原件,對於電子刊物、互聯網網頁等媒介信息必要時可以公證留存,不光是報道頁,儘量留存整本。

3、 如出現商標所有權人註冊後並未自己使用而是授權給其他人許可他人使用註冊商標,除了在授權使用合同中重點強調對上述內容以外作出具體約定,還應實時關注及時向商標使用人對許可商標的使用情況並及時收集其使用的相關證據。


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