禁止反悔原则在专利侵权纠纷中的具体适用

禁止反悔原则在专利侵权纠纷中的具体适用

上海正策律师事务所 法智部落：刘广全

一、禁止反悔原则概念：

是指在专利审批、撤销或无效程序中，专利权人为确定其专利权具备新颖性和创造性，通过书面声明或者修改专利文件的形式，对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得了专利权，而在专利侵权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保护范围时，应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权的保护范围。

二、禁止反悔原则的法理基础：

诚实信用原则作为民法基本原则之一，要求民事主体信守承诺，不得损害善意第三人对其的合理信赖或正当期待，以衡平权利自由行使所可能带来的失衡。在专利授权实践中，专利申请人往往通过对权利要求或说明书的限缩以便快速获得授权，但在侵权诉讼中又试图通过等同侵权将已放弃的技术方案重新纳入专利权的保护范围。为确保专利权保护范围的安定性，维护社会公众的信赖利益，专利制度通过禁止反悔原则防止专利权人上述“两头得利”情形的发生。故此，专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不应支持。

三、放弃的认定标准：

专利权保护范围是由权利要求包含的技术特征所限定的，故专利权保护范围的变化，亦体现为权利要求中技术特征的变化。在专利授权或无效宣告程序中，专利权人主动或应审查员的要求，可以通过增加技术特征对某权利要求所确定的保护范围进行限制，也可以通过意见陈述对某权利要求进行限缩性解释。禁止反悔原则适用于导致专利权保护范围缩小的修改或者陈述，由此所放弃的部分技术方案。

四、典型案例解析：

1、午时药业公司与澳诺制药公司、王军社侵犯发明专利权纠纷案基本案情：

2006年4月3日澳诺制药公司获得专利号为95117811．3“一种防治钙质缺损的药物及其制备方法”发明专利的独占使用权人。该专利权利要求1为：“一种防治钙质缺损的药物，其特征在于：它是由下述重量配比的原料制成的药剂：活性钙4-8份，葡萄糖酸锌0．1-0．4份，谷氨酰胺或谷氨酸0．8-1．2份。”涉案专利申请文本中，其独立权利要求为可溶性钙剂，可溶性钙剂包括葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙。后专利权申请人根据专利局审查员的要求，对权利要求书中“可溶性钙剂”修改为“活性钙”。

2006年9月28日，澳诺公司（通过公证）在王军社经营的药房购买了午时药业公司生产的新钙特牌“葡萄糖酸钙锌口服溶液”2盒。产品说明书载明的成分为：每10ml含葡萄糖酸钙600mg、葡萄糖酸锌30mg、盐酸赖氨酸100mg。

2、本案争议的焦点：

（一）权利要求1是否为封闭式结构以及对于权利要求1中记载的“活性钙”应如何解释；

（二）活性钙与葡萄糖酸钙是否等同；

（三）谷氨酰胺或谷氨酸与盐酸赖氨酸是否等同。

3、最高院再审认为：

（一）关于权利要求1是否为封闭式结构以及对于权利要求1中记载的“活性钙”应如何解释问题。专利权利要求1为组合物权利要求，采用了“由下述重量配比的原料制成的药剂”的表达方式。这种表达方式，不属于知识产权局制定的《审查指南》（2006年版）所列举的“由……组成”、“组成为”等封闭式表达方式的形式。此外，从权利要求1与权利要求2的限定关系看，权利要求1也不是封闭式表达方式。因此，权利要求1应当理解为开放式表达方式的权利要求。

（二）关于权利要求1中记载的“活性钙”是否包含了“葡萄糖酸钙”的问题。涉案专利申请公开文本权利要求2以及说明书第2页明确记载，可溶性钙剂是“葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙”。可见，在专利申请公开文本中，

（三）关于活性钙与葡萄糖酸钙是否等同问题。正如上述问题（二）中对“活性钙”是否包含了“葡萄糖酸钙”所阐述的那样，专利权人在专利授权程序中对权利要求1所进行的修改，放弃了包含“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。根据禁止反悔原则，专利申请人或者专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，在专利侵权纠纷中不能将其纳入专利权的保护范围。因此，涉案专利权的保护范围不应包括“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。被诉侵权产品的相应技术特征为葡萄糖酸钙，属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案，不应当认为其与权利要求1中记载的“活性钙”技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围。

（四）关于谷氨酰胺或谷氨酸与盐酸赖氨酸是否等同问题。587号专利权人在该专利审批过程中提供的《意见陈述》中称，在葡萄糖酸锌溶液中加入盐酸赖氨酸，与加入谷氨酰胺或谷氨酸的配方相比，前者使葡萄糖酸钙口服液在理化性质上有意料之外的效果，在葡萄糖酸钙的溶解度和稳定性等方面都有显著的进步，并提供了相应的实验数据证明其上述主张。国家知识产权局也据此申辩主张授予了587号专利权。由于587号专利的权利要求1与涉案专利权利要求1的主要区别，就在于将涉案专利权利要求1记载的“谷氨酸或谷氨酰胺”变更为“盐酸赖氨酸”，可见，从专利法意义上讲，“谷氨酸或谷氨酰胺”与“盐酸赖氨酸”这两个技术特征，对于制造葡萄糖酸锌溶液来说，二者存在着实质性差异。被诉侵权产品的相应技术特征为盐酸赖氨酸，与涉案专利权利要求1记载的“谷氨酸或谷氨酰胺”技术特征相比，二者不应当属于等同的技术特征。国家药品监督管理局国药管安[2000]131号《通知》附件中，虽然公布了可以“用盐酸赖氨酸10g代替谷氨酸10g”，但这只是国家采用的一种行政管理措施，并非专利法意义上的等同替换，不能据此就认为被诉侵权产品的盐酸赖氨酸技术特征与涉案专利权利要求1记载的“谷氨酸或谷氨酰胺”技术特征等同。

4、最高院再审结论：

鉴于被诉侵权产品的“葡萄糖酸钙”和“盐酸赖氨酸”两项技术特征，与涉案专利权利要求1记载的相应技术特征“活性钙”和“谷氨酸或谷氨酰胺”既不相同也不等同，被诉侵权产品没有落入专利权的保护范围，因此，午时药业公司、王军社生产、销售被诉侵权产品的行为不构成侵犯专利权。原审判决适用法律不当，判决结果错误，应予纠正；申请再审人申请再审的主要理由成立，应予支持。

五、实务经验总结：

1、专利权人的专利说明书、权利要求书以及向专利局呈递的函件充分反映了专利权人发明创造的必要技术特征和技术范围。专利权人为了获得专利权而在专利申请、审查过程中对部分权利要求的放弃、收缩性解释的认可，在以后的侵权诉讼中均不得反悔。

2、对于专利侵权纠纷的被告积极收集争议专利的申请人或权利人在专利局、专利复审委员会及撤销专利权纠纷案件人民法院的相关文件中对部分权利要求的放弃、收缩性解释的认可等证据。

3、对于专利申请人或权利人在申请专利或专利审查过程中所出具的文件对部分权利要求的放弃、收缩性解释的认可的表述需要仔细评估对专利保护范围的影响，是否可以通过改进专利技术特征避免缩小专利保护范围。

六、相关法律规定：

《专利法》第二十二条 授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

第五十九条 发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条: 专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

閱讀更多 法智部落 的文章

關鍵字: 反悔 法律 侵权