禁止反悔原則在專利侵權糾紛中的具體適用

禁止反悔原則在專利侵權糾紛中的具體適用

上海正策律師事務所 法智部落：劉廣全

一、禁止反悔原則概念：

是指在專利審批、撤銷或無效程序中，專利權人為確定其專利權具備新穎性和創造性，通過書面聲明或者修改專利文件的形式，對專利權利要求的保護範圍作了限制承諾或者部分地放棄了保護，並因此獲得了專利權，而在專利侵權訴訟中，法院適用等同原則確定專利權的保護範圍時，應當禁止專利權人將已被限制、排除或者已經放棄的內容重新納入專利權的保護範圍。

二、禁止反悔原則的法理基礎：

誠實信用原則作為民法基本原則之一，要求民事主體信守承諾，不得損害善意第三人對其的合理信賴或正當期待，以衡平權利自由行使所可能帶來的失衡。在專利授權實踐中，專利申請人往往通過對權利要求或說明書的限縮以便快速獲得授權，但在侵權訴訟中又試圖通過等同侵權將已放棄的技術方案重新納入專利權的保護範圍。為確保專利權保護範圍的安定性，維護社會公眾的信賴利益，專利制度通過禁止反悔原則防止專利權人上述“兩頭得利”情形的發生。故此，專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護範圍的，人民法院不應支持。

三、放棄的認定標準：

專利權保護範圍是由權利要求包含的技術特徵所限定的，故專利權保護範圍的變化，亦體現為權利要求中技術特徵的變化。在專利授權或無效宣告程序中，專利權人主動或應審查員的要求，可以通過增加技術特徵對某權利要求所確定的保護範圍進行限制，也可以通過意見陳述對某權利要求進行限縮性解釋。禁止反悔原則適用於導致專利權保護範圍縮小的修改或者陳述，由此所放棄的部分技術方案。

四、典型案例解析：

1、午時藥業公司與澳諾製藥公司、王軍社侵犯發明專利權糾紛案基本案情：

2006年4月3日澳諾製藥公司獲得專利號為95117811．3“一種防治鈣質缺損的藥物及其製備方法”發明專利的獨佔使用權人。該專利權利要求1為：“一種防治鈣質缺損的藥物，其特徵在於：它是由下述重量配比的原料製成的藥劑：活性鈣4-8份，葡萄糖酸鋅0．1-0．4份，谷氨醯胺或穀氨酸0．8-1．2份。”涉案專利申請文本中，其獨立權利要求為可溶性鈣劑，可溶性鈣劑包括葡萄糖酸鈣、氯化鈣、乳酸鈣、碳酸鈣或活性鈣。後專利權申請人根據專利局審查員的要求，對權利要求書中“可溶性鈣劑”修改為“活性鈣”。

2006年9月28日，澳諾公司（通過公證）在王軍社經營的藥房購買了午時藥業公司生產的新鈣特牌“葡萄糖酸鈣鋅口服溶液”2盒。產品說明書載明的成分為：每10ml含葡萄糖酸鈣600mg、葡萄糖酸鋅30mg、鹽酸賴氨酸100mg。

2、本案爭議的焦點：

（一）權利要求1是否為封閉式結構以及對於權利要求1中記載的“活性鈣”應如何解釋；

（二）活性鈣與葡萄糖酸鈣是否等同；

（三）谷氨醯胺或穀氨酸與鹽酸賴氨酸是否等同。

3、最高院再審認為：

（一）關於權利要求1是否為封閉式結構以及對於權利要求1中記載的“活性鈣”應如何解釋問題。專利權利要求1為組合物權利要求，採用了“由下述重量配比的原料製成的藥劑”的表達方式。這種表達方式，不屬於知識產權局制定的《審查指南》（2006年版）所列舉的“由……組成”、“組成為”等封閉式表達方式的形式。此外，從權利要求1與權利要求2的限定關係看，權利要求1也不是封閉式表達方式。因此，權利要求1應當理解為開放式表達方式的權利要求。

（二）關於權利要求1中記載的“活性鈣”是否包含了“葡萄糖酸鈣”的問題。涉案專利申請公開文本權利要求2以及說明書第2頁明確記載，可溶性鈣劑是“葡萄糖酸鈣、氯化鈣、乳酸鈣、碳酸鈣或活性鈣”。可見，在專利申請公開文本中，

（三）關於活性鈣與葡萄糖酸鈣是否等同問題。正如上述問題（二）中對“活性鈣”是否包含了“葡萄糖酸鈣”所闡述的那樣，專利權人在專利授權程序中對權利要求1所進行的修改，放棄了包含“葡萄糖酸鈣”技術特徵的技術方案。根據禁止反悔原則，專利申請人或者專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，在專利侵權糾紛中不能將其納入專利權的保護範圍。因此，涉案專利權的保護範圍不應包括“葡萄糖酸鈣”技術特徵的技術方案。被訴侵權產品的相應技術特徵為葡萄糖酸鈣，屬於專利權人在專利授權程序中放棄的技術方案，不應當認為其與權利要求1中記載的“活性鈣”技術特徵等同而將其納入專利權的保護範圍。

（四）關於谷氨醯胺或穀氨酸與鹽酸賴氨酸是否等同問題。587號專利權人在該專利審批過程中提供的《意見陳述》中稱，在葡萄糖酸鋅溶液中加入鹽酸賴氨酸，與加入谷氨醯胺或穀氨酸的配方相比，前者使葡萄糖酸鈣口服液在理化性質上有意料之外的效果，在葡萄糖酸鈣的溶解度和穩定性等方面都有顯著的進步，並提供了相應的實驗數據證明其上述主張。國家知識產權局也據此申辯主張授予了587號專利權。由於587號專利的權利要求1與涉案專利權利要求1的主要區別，就在於將涉案專利權利要求1記載的“穀氨酸或谷氨醯胺”變更為“鹽酸賴氨酸”，可見，從專利法意義上講，“穀氨酸或谷氨醯胺”與“鹽酸賴氨酸”這兩個技術特徵，對於製造葡萄糖酸鋅溶液來說，二者存在著實質性差異。被訴侵權產品的相應技術特徵為鹽酸賴氨酸，與涉案專利權利要求1記載的“穀氨酸或谷氨醯胺”技術特徵相比，二者不應當屬於等同的技術特徵。國家藥品監督管理局國藥管安[2000]131號《通知》附件中，雖然公佈了可以“用鹽酸賴氨酸10g代替穀氨酸10g”，但這只是國家採用的一種行政管理措施，並非專利法意義上的等同替換，不能據此就認為被訴侵權產品的鹽酸賴氨酸技術特徵與涉案專利權利要求1記載的“穀氨酸或谷氨醯胺”技術特徵等同。

4、最高院再審結論：

鑑於被訴侵權產品的“葡萄糖酸鈣”和“鹽酸賴氨酸”兩項技術特徵，與涉案專利權利要求1記載的相應技術特徵“活性鈣”和“穀氨酸或谷氨醯胺”既不相同也不等同，被訴侵權產品沒有落入專利權的保護範圍，因此，午時藥業公司、王軍社生產、銷售被訴侵權產品的行為不構成侵犯專利權。原審判決適用法律不當，判決結果錯誤，應予糾正；申請再審人申請再審的主要理由成立，應予支持。

五、實務經驗總結：

1、專利權人的專利說明書、權利要求書以及向專利局呈遞的函件充分反映了專利權人發明創造的必要技術特徵和技術範圍。專利權人為了獲得專利權而在專利申請、審查過程中對部分權利要求的放棄、收縮性解釋的認可，在以後的侵權訴訟中均不得反悔。

2、對於專利侵權糾紛的被告積極收集爭議專利的申請人或權利人在專利局、專利複審委員會及撤銷專利權糾紛案件人民法院的相關文件中對部分權利要求的放棄、收縮性解釋的認可等證據。

3、對於專利申請人或權利人在申請專利或專利審查過程中所出具的文件對部分權利要求的放棄、收縮性解釋的認可的表述需要仔細評估對專利保護範圍的影響，是否可以通過改進專利技術特徵避免縮小專利保護範圍。

六、相關法律規定：

《專利法》第二十二條 授予專利權的發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用性。

新穎性，是指該發明或者實用新型不屬於現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公佈的專利申請文件或者公告的專利文件中。

創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步。

實用性，是指該發明或者實用新型能夠製造或者使用，並且能夠產生積極效果。

第五十九條 發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用於解釋權利要求的內容。

外觀設計專利權的保護範圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準，簡要說明可以用於解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。

《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第六條: 專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護範圍的，人民法院不予支持。

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