《商标法》第三十二条 申请商标注册不得损害他人现有 的在先权利……。
在先权利是指在系争商标申请注册日之前已经取得的,除商标权以外的其他权利,包括字号权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权以及应予保护的其他合法在先权益。
“现有”一般应当以系争商标申请注册日为时间点,确定在先权利是否形成,是否仍处于合法状态,但如果在先权利在案件审理时已不存在的,则一般不影响系争商标的注册。
在先权利
一、字号权
将与他人在先登记、使用并具有一定知名度的字号相同或者近似的文字申请注册为商标,容易导致中国相关公众混淆,致使在先字号权人的利益可能受到损害的,应当认定为对他人在先字号权的损害,系争商标应当不予核准注册或者予以无效宣告。
关于混淆可能性的判定:混淆的可能性是指,系争商标的注册与使用将会导致相关公众误以为该商标所标识的商品/服务来自于字号权人,或者与字号权人有某种特定联系。
认定系争商标容易与在先字号发生混淆,可能损害在先字号权人的利益,应当综合考虑下列各项因素:
(1)系争商标与字号的近似程度
原则上系争商标与在先字号相同或基本相同时可能容易产生混淆,但在个案中应根据在先字号的独创性、知名度对系争商标与字号是否构成近似进行判断。
(2)系争商标指定使用的商品/服务与字号权人实际经营的商品/服务的关联程度对在先字号权的保护
原则上应当以与字号权人实际经营的商品/服务相同或者类似的商品/服务为限,但在个案中应根据在先字号的独创性、知名度,以及双方商品/服务的关联程度,具体确定该在先字号的保护范围。
注:对于企业名称的简称、事业单位及其他组织的名称及简称、个人合伙及个体工商户的字号及简称均参照适用本标准。
二、著作权
未经著作权人的许可,将他人享有著作权的作品申请注册商标,应认定为对他人在先著作权的损害,系争商标应当不予核准注册或者予以无效宣告。
适用要件:在系争商标申请注册之前他人已在先享有著作权;系争商标与他人在先享有著作权的作品相同或者实质性相似;系争商标注册申请人接触过或者有可能接触到他人享有著作权的作品;系争商标注册申请人未经著作权人的许可。
在先著作权的界定:在先享有著作权是指,在系争商标申请注册日之前,他人已经通过创作完成作品或者继承、转让等方式取得著作权。
如果系争商标注册申请人能够证明系争商标是独立创作完成的,则不构成对他人在先著作权的损害。系争商标注册申请人应就其主张的取得著作权人许可的事实承担举证责任。
三、外观设计专利权
未经授权,将他人享有专利权的外观设计申请注册商标,致使在先外观设计专利权人的利益可能受到损害的,可以适用商标法第三十二条前半段对系争商标不予核准注册或者予以无效宣告
外观设计专利的授权公告日应当早于系争商标注册申请日及使用日。
对系争商标与外观设计相同或者近似的判断:关于系争商标与外观设计相同或者近似的判断,既可以就系争商标与外观设计的整体进行比对,也可以就系争商标的主体显著部分与外观设计的要部进行比对。
外观设计专利中的文字仅保护其特殊表现形式,含义并不在专利权保护范围内。
四、姓名权
未经许可,将他人的姓名(包括本名、笔名、艺名、别名...)申请注册商标,给他人姓名权可能造成损害的,系争商标应当不予核准注册或者予以无效宣告。
在系争商标申请注册日之前姓名权人撤回许可的,超出姓名权人许可使用的商品/服务之外申请注册商标的,在姓名权人未明确许可的使用商品/服务上申请注册商标的,视为未经许可。
五、肖像权
未经许可,将他人的肖像申请注册商标,给他人肖像权可能造成损害的,系争商标应当不予核准注册或者予以无效宣告。
肖像是指通过摄影、绘画等艺术手段将他人的形象进行再现,包括照片、肖像画、视频等表现形式。
在系争商标申请注册日之前肖像权人撤回许可的,超出肖像权人许可使用的商品/服务之外申请注册商标的,在肖像权人未明确许可的使用商品/服务上申请注册商标的,视为未经许可。
在先权益
知名商品/服务特有名称、包装、装潢
将与他人知名商品/服务特有名称、包装、装潢相同或者近似的文字、图形等申请注册为商标,容易导致中国相关公众混淆,致使该合法权益人的利益可能受到损害的,应当认定为对他人知名商品/服务特有名称、包装、装潢的损害,系争商标应当不予核准注册或者予以无效宣告。
适用要件
(1)在系争商标申请注册之前他人已在先使用知名商品/服务特有名称、包装、装潢;
(2)他人知名商品/服务特有名称、包装、装潢未获准注册为商标;
(3)系争商标与他人知名商品/服务特有名称、包装、装潢相同或者近似;
(4)系争商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆或误认,致使在先知名商品/服务特有名称、包装、装潢权益人的利益可能受到损害。
知名商品/服务特有名称、包装、装潢的认定:具有区别商品来源的显著特征的商品的名称、包装、装潢应当认定为“特有的名称、包装、装潢”。
关于混淆可能性的判定:认定系争商标容易与在先该知名商品/服务特有名称、包装、装潢发生混淆,可能损害在先权益人的利益,应当综合考虑系争商标与该知名商品/服务特有名称、包装、装潢的近似程度以及系争商标指定使用的商品/服务与知名商品/服务的关联程度。
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