导语
现行《商标法》第十九条第四款规定，商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。该条款是在2013年第三次修改的《商标法》时新增加的内容，其立法初衷是遏制实践中出现的一些商标代理组织违反诚实信用原则，利用专业优势帮助他人恶意抢注商标，甚至自己直接抢注后通过转让牟利的情况。
虽然该条款仅有短短的三十来个字，但是在实务中，不少企业貌似遭到过“误伤”。这是怎么回事呢？
第1则 什么样的企业可能会“中枪”《商标法》第十九条第四款？
众所周知，解释法律规范应该首先从文义上进行解释。从字面含义来看，第十九条第四款的规定是较为清晰的，即禁止商标代理机构在代理服务（4506群组）之外的任何商品或服务上申请注册商标。
那么究竟什么是商标代理机构，北京高院于2019年4月24日发布的《商标确权授权行政案件审理指南》明确指出此处
上述（1）（3）均属于商标代理业务的从业主体，理应受到《商标法》第十九条第四款的规制。实务中争议较多的是上述第（2）种情况。原因是，随着营商环境改善，许多市场主体的活力被激发出来了，市场主体的知识产权意识逐渐提高，对于商标需求也呈井喷式增长。很多公司在办理工商登记手续时，经常是不管用或不用，顺手就在其经营范围中增加了“商标代理”“知识产权代理”等内容。根据《商标法》第十九条第四款的规定，一旦这些主体在其经营范围中加入了“商标代理”“知识产权代理”就相当于为自己上了枷锁，其申请注册商标的范围被严格缩限至“代理服务”（4506群组）。
第2则 《商标法》第十九条第四款适用的司法实务现状
（1）商标申请时间早于该条款实施的时间就安全了吗？
在劲翔联合商标代理事务所诉商评委的无效宣告行政案件中（(2018)京行终5617号），一、二审法院均认为，争议商标核定使用在服装、鞋等商品上，超出了其可以申请注册的代理服务范围。虽然在争议商标申请时的商标法并未对此行为予以禁止，但争议商标获准注册后的状态仍然持续到了现行商标法施行之后。鉴于争议商标在现行商标法施行后被申请宣告无效，故被告依据现行商标法对争议商标的可注册性进行评审，进而认为该商标违反了现行商标法第十九条第四款之规定，具有事实及法律依据。可见，在《商标法》第十九条第四款增加之后（即2014年5月1日之后）申请注册的商标当然受到该条款规制。在实务中，如果诉争商标的核准注册时间，被提出异议或无效宣告的申请时间或者相关案件持续到2014年5月1日之后的，也都通通受到该条款规制。
（2）从经营范围中删除“商标代理”管用吗？
在百合公司与国家知识产权局的驳回复审行政纠纷案件（（2019）京行终8739号）中，诉争商标的申请日为2017年8月25日，而被诉裁定作出的日期为2019年3月6日，百合公司在被诉裁定作出之前的2018年9月3日变更营业范围将“知识产权代理（除专利代理）”删除。但一审及二审法院审理后均认为，商标申请人是否属于“商标代理机构”的认定，应以其申请商标注册时的状态为准。同样，在梁华诉国家知识产权局的驳回复审行政纠纷案件（（2019）京行终9065号）中，一审二审法院均认为，商标代理机构在申请注册非代理服务商标后对其营业范围的变更，并不能改变商标代理机构注册非代理服务商标，进而扰乱商标注册秩序的行为性质。
笔者根据检索到的案例发现，北京知识产权法院与北京高级人民法院基本采用了统一判定标准，即，在商标申请注册之后才从经营范围中删除“商标代理”“知识产权代理”的，依然属于违反第十九条第四款规定的情形。法院之所以作出上述判决结果的最重要考量在于，如果允许申请人在后的状态变化对认定是否满足“商标代理机构”的认定产生实质性影响，极易导致因申请人自身行为而轻易规避第十九条第四款，也会导致该条款之适用因申请人的行为而难以确定，从而使其丧失制度价值。可见，在判断权利主体是否属于商标代理机构时，法院基本严格按照商标申请注册时的状态进行审理，权利主体从经营范围中删除“商标代理”“知识产权代理”的行为不能成为规避适用《商标法》第十九条第四款的理由。
但是，在国家知识产权局诉百合公司的驳回复审行政诉讼案件（（2019）京行终3729号）中，百合公司同样在被诉裁定作出之前从其经营范围中删除了“知识产权代理（除专利代理）”服务，而一审、二审法院审理后却认为，诉争商标的注册申请符合第十九条第四款之规定，其申请注册予以核准。在该案中，法院考量的要素有（1）在案证据无法证明百合公司属于“经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构”；（2）百合公司已经删除“知识产权代理(除专利代理)”；（3）考虑到诉争商标尚未完成注册，故诉讼中新产生的事实也应考虑，以实质性解决商标审查中的争议和纠纷。商标审查具有个案性，虽然该案件的审理结果并不典型，但是在该条款存在“矫枉过正”的情况下，法院的考量要素无疑给我们带来了有益思考。
（3）不是代理机构也可能犯了代理机构的“错儿”？
在湖南友谊阿波罗公司诉国家知识产权局无效宣告行政纠纷案件（（2018）京行终5989号）中，诉争商标的申请人为自然人贺定高，上诉人举证证明了诉争商标的代理机构的法定代表人贺超峰与贺定高系父子关系，贺超峰持有代理机构的99%的股份，同时贺定高名下还有“亲舒”“驴友”等众多与他人知名商标相同或近似的商标。基于此，二审法院认定诉争商标申请时商标代理机构是假借其亲属之名申请注册，以达到规避法律之目的，故认定贺定高的行为属于商标代理机构的行为，违反了第十九条第四款。可见，法院在认定“商标代理机构”时并不仅仅从名义上进行表面的判断，而是综合考量亲属关系、控股关系等，与申请人恶意窜通的关联公司或个人的行为也属于第十九条第四款规制的“商标代理机构”的行为。
（4）商标转让可以规避第十九条第四款的适用吗？
在中博代理公司诉商评委驳回复审行政案件（（2016）京73行初171号）中，诉争商标权利人诉称，诉争商标是为其委托人代持代申请的商标，且正在向委托人进行转让。一审法院审理后认为，无论商标代理机构是基于何种原因或处于何种目的进行的注册申请，只要是在代理服务之外的商品或服务上进行的注册申请，均属于第十九条第四款所规制的情形。在拍脑壳公司诉商评委驳回复审行政案件（（2017）京行终1742号）中，北京知果果公司申请诉争商标时其经营范围中包括“商标代理”，诉争商标申请过程中将其转让给拍脑壳公司后被驳回申请注册。二审法院审理后认为，商标转让行为不能成为诉争商标申请注册未违反第十九条第四款规定的理由，否则很可能出现以商标转让之名，以规避第十九条第四款规定为实的不诚信行为。从上述判例中可以看出，《商标法》第十九条第四款规制的行为与权利人申请商标的主观状态无关，商标代理机构在代理服务之外注册商标也不能通过商标转让规避该条款适用。
（5）真正清白的公司也可能被“误伤”？
在紫葳建筑公司诉商评委的驳回复审行政诉讼案件（（2015）京知行初字第6022号）中，虽然诉争商标权利人紫葳建筑公司的经营范围中包括“商标代理”和“知识产权代理”，但是其主张自己只是一家建筑公司，并且还向法院提交了全国建设行业科技成果推广项目证书等证据，但法院审理后依然认为属于商标代理机构，给出的理由是权利人虽然提交证据证明建筑行业是其经营范围，但并没有充分证据否定商标代理和知识产权代理也属于经营范围，而且即使其目前未对外承接代理业务，也并不表示其未来不会实施商标代理行为。
从上述几个案例来看，法院的做法未免有些“草木皆兵”了。其实法院又何尝没有认识到第十九条第四款的不妥之处呢？北京知识产权法院在院(2015)京知行初字第97号行政判决中适用第十九条第四款之后又强调，司法机关的职责在于适用法律,而非制定法律,在法律条文规定明确且清晰的情况下,司法机关必需严格遵照执行。至于相关法律规定是否妥当,应否修改,则属于立法机关的权限范围,并非司法机关的职责。
第3则 小结
笔者认为，在目前的司法实务中，第十九条第四款的“打击面”未免有些过于宽泛了。为了避免误伤，企业在申请商标之前应该避免其经营范围中包含有“商标代理”“知识产权代理”等。需要特别的注意的是，即使在经营范围中包含“商标代理”“知识产权代理”的情况下获得了代理服务之外的商标注册，第十九条第四款作为一项禁止性的绝对条款存在被随时适用的可能性，为了防范该风险，企业可以考虑在删除“商标代理”“知识产权代理”之后重新申请。
最后想说的就是，任何事物都有两面性，企业在遭遇商标被抢注时，也可以调查确认对方或其关联公司的经营范围，天时地利兼备时，利用第十九条第四款进行反击，也不失为一条救济之途。