專利無效宣告程序中的“權利要求的進一步限定”的適用

2017年2月28日,國家知識產權局發佈74號令,對《專利審查指南》進行了修改。刪除了專利無效宣告程序中“權利要求的合併”的修改方式,增加了兩種修改方式:“權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正。”

對於何為“權利要求的進一步限定”,《審查指南》中對其進一步定義:“權利要求的進一步限定是指在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或者多個技術特徵,以縮小保護範圍。”

此次修改中,《審查指南》將“權利要求的合併”的修改方式刪除,部分人理解“權利要求的進一步限定”是一種升級版的“權利要求的合併”,即 “權利要求的進一步限定”比“權利要求的合併”更加靈活,“權利要求的進一步限定”不再需要將其它權利要求中所有的技術特徵進行合併(權利要求中可能含有多個技術特徵,這種方式會不恰當的縮小專利的保護範圍),“權利要求的進一步限定”僅需要將其中的“一個或多個技術特徵”來“合併”到被修改的權利要求中。

儘管如此,“權利要求的進一步限定”還存在若干解釋空間。

修改前的《審查指南》(2010版)中,規定:“權利要求的合併是指兩項或者兩項以上相互無從屬關係但在授權公告文本中從屬於同一獨立權利要求的權利要求的合併。”“該新的權利要求應當包含被合併的從屬權利要求中的全部技術特徵。在獨立權利要求未作修改的情況下,不允許對其從屬權利要求進行合併式修改”。對“合併”的方式進行了嚴格的限制,其適用存在以下前提:(1)從屬於同一獨立權利要求(即相同主題);(2)相互無從屬關係。

因此基於此,“權利要求的進一步限定”是否需要遵從相同的原則,即 “其它權利要求”與被補入“技術特徵”的權利要求是否需要屬於相同主題?

此外,(1)是否可以將“技術特徵”補入從屬權利要求;(2)是否可以在權利要求中補入專利說明書中的技術特徵?


(一)對於上述幾個問題,國知局在若干無效決定中給出了意見。


(1)“其它權利要求”與被修改的權利要求可以屬於不同的主題。

在38353號無效決定中,目標專利號201380027269.2,在其授權公告的權利要求中,權利要求1-7為方法主題的權利要求,權利要求8-13為設備主題的權利要求。

在無效宣告程序中,專利權人將權利要求10(獨權8的從屬)中的技術特徵加入到原權利要求1中,形成了新的獨立權利要求。國知局認為這種修改符合審查指南中對於進一步限定的要求,屬於

“權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或者多個技術特徵,以縮小保護範圍”。

與此同時,國知局認為權利人已將權5(方法權利要求)的技術特徵補入到權8(設備主題獨權)中,因原來的權8已經消失,故不能再將權7(方法權利要求)中的技術特徵補入到原權利要求8中形成新的獨權,該修改不符合《專利審查指南》對於“權利要求的進一步限定”的要求。

由此可見,國知局允許將 “技術特徵”補入到不同主題的權利要求中,但並不允許不同的“技術特徵”分別補入相同的權利要求中。與 “權利要求的合併”相比,新的修改方式更具靈活性,對專利權的保護更全面。


(2)獨立權利要求未改變情況下,從屬權利要求不允許補入“技術特徵”。

在34493無效決定中,目標專利號01822507.1中,授權公告的權利要求中,獨立權利要求1為裝置主題的獨立權利要求,權利要求2-29均為引用權利要求1的從屬權利要求。

權利人在無效程序中,未修改獨立權利要求1前提下,將權利要求25作為新的權利要求2,將原權利要求2修改為從屬於權利要求1或權利要求2的權利要求3,

國知局認為:“上述修改是在未對獨立權利要求1進行修改的情況下,通過將從屬權利要求的技術特徵組合增加了新的從屬權利要求。實質上,專利權人未對原獨立權利要求做出任何限定,原獨立權利要求在修改之後仍保留,沒有體現“縮小保護範圍”的要求。因此,這種修改方式不屬於《專利審查指南》允許的“對權利要求的進一步限定”,上述修改文本不能被接受。”

並且由此可以推出,也不能在獨立權利要求未修改的情況下,通過“權利要求的進一步限定”來增加新的從屬權利要求個數。


(3)不能補入授權公告權利要求中沒有的技術特徵

在第35513號無效宣告決定中,針對目標專利201410663100.2的無效理由,專利權人對權利要求1、2進行了修改,刪除了權利要求1中的技術特徵“在臺面下方的邊框上設有控制電器中遙控器的充電凹座及USB接口”,並將權利要求2中的特徵“檯面形狀方形”修改為“檯面形狀可以是正方形或長方形”。

國知局認為:首先,利權人將權利要求1中的技術特徵A刪除的修改方式,相較於授權的權利要求,實質上擴大了權利要求1的保護範圍,該修改不滿足審查指南對於具體修改方式的規定。並且將權2中的特徵“檯面形狀方形”修改為“檯面形狀可以是正方形或長方形”,是“將授權權利要求中未包含的技術特徵修改到權利要求中,該修改不滿足審查指南對於具體修改方式的規定,因此該修改也不符合專利法實施細則第69條第1款的規定”。



由上可知,“權利要求的進一步限定”的具體規定,雖然脫離了“權利要求的合併”的一些束縛,但是為了專利權人和社會公眾的利益平衡原則,不能無限制的擴大其適用範圍,並且需要滿足專利法第33條“修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍”的規定。


(二)利用“權利要求的進一步限定”方式修改的時機


關於“權利要求的進一步限定”的修改方式,根據修改後的《審查指南》:“專利權人可以以刪除以外的方式修改權利要求書:

(1) 針對無效宣告請求書。

(2) 針對請求人增加的無效宣告理由或者補充的證據。

(3) 針對專利複審委員會引入的請求人未提及的無效宣告理由或者證據。”



由此可見,“權利要求的進一步限定”屬於“刪除以外的方式”,那麼其必須在三種情況下可以提出。


(三)關於上述規定的溯及力


根據知識產權局關於修改《專利審查指南》的決定,其修改部分自2017年4月1日起施行。

同時,依據立法法(2015年修訂)第九十三條規定:法律、行政法規、地方性法規、自治條例和單行條例、規章不溯及既往,但為了更好地保護公民、法人和其他組織的權利和利益而作的特別規定除外。即從舊兼有利原則。

雖尚未發現關於“權利要求的進一步限定”相關的司法判決。國知局在無效決定中的觀點,採用了上述原則,接受專利權人這種更加靈活的修改方式,如在專利號為201380027269.2(優先權日為2012.06.08)的專利權人通過“權利要求的進一步限定”的方式進行靈活修改,在無效宣告中被國知局認定其專利權繼續有效。


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