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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：畢豔紅【1】北匯律師事務所創始合夥人
戴姆勒Smart兩項外觀設計專利權被全部無效，這背後隱藏著怎樣的故事？你不知道的及你想知道的細節及花絮，擔綱主導無效及侵權訴訟案件的律師將為您全程揭秘案件始末。
Smart系出名門，有著洋氣的歐洲血統；它的老爸戴姆勒更是鼎鼎大名，乃汽車行業全球霸主之一。這幾天，知產圈爆出了一個大瓜——Smart兩項外觀設計專利權被宣告全部無效！這一結果與當年路虎、陸風的專利雙雙被全部無效一樣讓人錯愕。為啥車企會讓歷史重演？說實在的我們也沒想太明白。
鑑於圈內外吃瓜群眾對此案的熱議，導演了這場好戲的北匯律所，將為大家分享一下這個案件背後的故事。
一、專利無效背後的故事
真的印證了圈內網友的猜測，本次無效起源於戴姆勒起訴國內某車企侵犯其外觀設計專利權。
2、證據挖掘：找準方向、挖地三尺
巧婦難為無米之炊，好食材加廚藝是饕餮盛宴必不可少的。檢索專家是大廚，辦案律師打下手，集體討論檢索方向。什麼方向那是要靠檢索實踐摸索的。“關鍵詞+分類號”、“圖片識別”等方式的檢索效果不佳，考慮汽車行業的特點再加上Smart的原創性，最終將檢索重點放在了smart車型的歷史發展、前生後世以及相關報道上，從報道上找關鍵信息，並按圖索驥，國內外汽車網站、雜誌翻個遍，終於成功鎖定關鍵證據。說來容易，哪有那麼容易，不信你反向工程試試。
3、檢索過程中的小插曲：某專利數據庫缺失優先權信息
這可不是兒戲，它決定了現有設計的起算點。開始我們還真檢到了在優先權日與申請日之間的好用證據，真是皆大歡喜。
初步檢索的證據
看了國知局官網上下載的這個本專利文本，才知道是空歡喜了一場，不免有點小失落，不過每一次嘗試都向成功邁近了一小步。回想起來還是不禁有點後怕，所以真的要時刻提醒自己，嚴謹再嚴謹！
4、證據收集與固定：多管齊下，互相印證
關鍵證據起到決定性作用，但有了好食材，你就能做出大餐嗎？證據運用策略及方案就好比廚藝。選用證據上，我們考慮了證據來源權威性、公開性、便於比對性及結合啟示等問題。在證據方面做了充足甚至“過頭”的準備。
（1）精心選擇網站。考慮網站的權威性、影響力、管理及審核機制規範性、多個設計是否在一篇文章中出現、是否有文章評論等，選擇了騰訊網汽車頻道、易車網作為證據來源網站。
（2）關鍵證據兩個網站取證，形成相互印證，同時公證網友評論及評論時間。在後續的無效、侵權訴訟中，對方律師均質疑證據公開後內容可修改，我們從網站權威性、審核機制規範性、新聞報導時效性、用戶評論發表時間及兩個網站相互印證等方面，讓專利局採信了證據及其公開時間。這正如高手下棋，走一步看三步，不經一番修煉哪能如此料事如神？
（3）嚴格證據公證固定流程。嚴格遵守清潔機制，使用公證處電腦，公證前清除瀏覽器歷史記錄；公證書前後頁內容部分重疊，留下聯繫點；為便於比對保留汽車原圖並等比例放大汽車圖片；對公證書的裝訂和鋼印檢查把關，以免公證書裝訂鬆散給對方留下口實，這樣的在先判決也是有的呀。公證程序可以說滴水不漏，如果現在你還不明白這樣做的必要，等看到後面侵權程序對方的公證書被我們質疑就會恍然大悟了。
5、證據運用：獨具匠心，心思縝密
（1）具有致命威脅的非專利證據衝鋒陷陣，專利文獻為左右護法的證據運用格局。
（2）在關鍵性非專利證據中，基於二門公開視圖較多的特點，以二門作為對比設計1，僅有側面視圖的四門為對比設計2。在此情況下，用對比設計1評述本專利兩門車的把握較大；對比設計1、2結合評述本專利四門車的難點就在於，從兩門到四門的啟示何在的問題，後續口審合議組的關注點也印證了這一預判。對此我們也是進行了深入的論證分析的，沒有成竹於胸，怎能輕舉妄動！神一樣存在的對比設計1、2是這個樣子的：
對比設計2視圖
6、無效請求及補充：水到渠成，一氣呵成
（1）無效請求在侵權訴訟答辯期內提出，主要指形式缺陷，目的在於滿足侵權程序中提出中止審理請求的法定條件；
（2）無效理由及證據補充，這回才是玩真格的，主要包括以下內容：
1）論述非專利證據三性成立，嚴密組織證據鏈條；
2）雙備份的關鍵性證據分別用於外觀設計相同、相近似的比對；
3）重點說明結合啟示的存在；
4）專利證據用於外觀設計相同、相近似的比對。
7、庭審：正面交鋒，精準領會焦點
2019年12月18日侵權訴訟開庭，12月23日無效口審開庭。由於早有預判，並且由於早了那麼幾天，在侵權開庭中對方律師對關鍵證據的質疑早已瞭然於胸，無效程序中自然可遊刃有餘的應對；對於對方律師現場補充的意見陳述，基於對給本專利帶來顯著性影響的設計特徵的精準把握，對方所爭辯的非顯著性設計特徵及局部細微差異也自然能夠應對自如。
通過口審，還精準領會到了合議組所關注的焦點，那就是側車窗玻璃上立柱間隔的有無是否是現有設計及兩門變四門的結合啟示。有了這個精準把握，加之對方律師當庭提交意見陳述，那必須得要一定的答覆期限，以便庭後準備並提交意見陳述了，這一步的爭取也是頗見功底的。如果你說庭後無需時間提交答辯意見，那麼完了，你喪失了再次補正的機會，到底會有多大影響不好說。
8、庭後意見陳述：精準補刀
（1）對於二門變四門，主張用四門車側面替換二門車側面是汽車領域中現有設計手法，並提交了在專利優先權日之前的專利文獻供合議組參考：
（2）對側面車窗後部有無立柱劃分，提交了在優先權日之前存在大量的現有設計供合議組參考，由於有大量專利文獻可以證明這一設計是現有設計，並屬於局部細微差異，就不貼圖了。
9、無效庭審小花絮：專利局喬遷朱辛莊後開庭第一案
名門之後Smart當然與眾不同，本案是專利局喬遷新址後口審的第一案，口審庭甚至還沒有完全裝修好，我們便有幸去開了第一庭，口審也恰巧被安排在了第一口審庭，煥然一新的一庭還是很氣派的。
1、釜底抽薪：提無效請求
應對侵權訴訟最有效的手段是無效掉專利權，被無效的專利權法言法語叫做“視為自始不存在”。權利從沒存在過，還哪來的專利侵權。所以，專利無效基本是侵權訴訟的標配。
另外，就是提出無效的時機。原告在訴訟中並未提交專利權評價報告，那還等什麼？必須在訴訟答辯期內提交無效請求，這是請求法院中止審理的必要條件。
2、拖延：管轄權異議
雖然審理本案的法官為了提高審查效率，建議不要提出管轄權異議，但律師的天職是維護客戶利益，只要對客戶有好處，任何阻力都是沒用的。
在答辯期內果斷提出的管轄權異議，為無效爭取到了至少三個月的寶貴時間。
3、再拖延：中止審理請求
原告並未提交專利權評價報告，那還等什麼？依據侵權訴訟相關法律規定，果斷請求法院中止本案審理。
此處的排兵佈陣章法是：管轄權異議之後，還有中止審理請求等著呢，以進一步拖延侵權訴訟審理，為無效進一步爭取時間。
本案的審理法官還是要提高審理效率，決定不中止本案審理。關於司法解釋中的那個“應”中止，我們內部著實展開了一場熱烈討論。討論歸討論，尊重並配合法官是律師的基本素養之一。
任憑風吹浪打，勝訴閒庭信步，那不是吹牛用的，那得有底氣才行。我們的底氣在於下面要說的殺手鐧：很好用的現有設計抗辯證據。
4、團隊作戰：精細化庭前準備
根據每個案件的具體特點，量身定製精細化訴訟策略與方案，主辦、輔辦加審核律師哪裡夠，檢索專家、團隊其他律師一起參與討論，三個臭皮匠頂個諸葛亮。
庭前準備中對方起訴狀、證據一字一句得過，天下事就怕認真二字，真的發現了一些問題：
（1）對方訴請中出現了並非侵權責任法規定的侵權責任承擔方式
這個庭審中法官也指出了，該瑕疵對案件走向並無決定性作用，但是在開庭時的氣場、專業度、準備的認真細緻程度上對對方代理人及法官必然產生心理影響。這是訴訟策略之一，用你的嚴謹和付出贏得同行及法官的尊重，那麼你的每句話都會變得有分量並讓法官信服。贏得法官並不一定贏得官司，但要贏得官司必須贏得法官。
（2）發現了對方部分關鍵性公證書是在不清潔環境下做出的
對方通過網絡及現場公證的部分證據，在公證過程中均存在可質疑的瑕疵，例如不使用公證處或其工作人員的電子設備進行照片拍攝、電子設備在拍攝前未做清潔處理等，導致公證環境不清潔。就此問題我們檢索了大量的法院判決、學術研究文章提交給法院參考。
可不要小瞧這個問題，由於公證環境不清潔，在先多份判決對證據是不採信的。在本案中由於公證環境不清潔，我們對用於製造管轄聯繫點的某地區代理商是否銷售過被控侵權產品提出了質疑，並質疑了法院對本案是否有管轄權。
大膽的創新性工作也是一個律師難能可貴的素質之一吧。
（3）請求法院對一百萬的賠償訴請不予支持
我們詳細分析了對方證據，原告僅證明許諾銷售，並未證明被告有銷售行為、同時還檢索了原告在國內維權的在先判決的判賠額，其中一個外觀設計侵權的訴請同樣是法定上限一百萬，但實際判賠額十幾萬元人民幣。基於以上理由，同時考慮同類小型電動車在國內市場售價及利潤較低、本專利是外觀設計專利等因素請求法院對原告訴請不予支持。
專利辯護雖然不同於刑事辯護，但秉持的原則是相同的，辯護優先級應該是無罪、證據不能證明有罪、罪輕、有減輕處罰情節等等。再有把握的案件，也要做好出現最壞結果的準備，侵權訴訟中除了侵權不侵權的爭辯，還應高度關注賠償金額的問題，這樣才能構建全面的辯護方案。
“應”中止而不中止審理又有何妨？別忘了還有現有設計抗辯。
既然你說我的產品侵犯了你的專利權，既然你的專利能被我的證據無效，假設這些命題都是真的話，那麼說明什麼？
如果不引入現有設計抗辯，豈不是辜負了這麼好的證據。因此，開庭過程中主要圍繞以下焦點：有禮有力有節地再三懇請法院中止審理、等待無效決定；另外，最重要的就是引入現有設計抗辯。你不等也沒關係，你總得先審現有設計抗辯吧，這是繞不過去。
一直想著提高結案效率的本案審理法官也是一直在等無效決定，並且打電話瞭解無效進展情況。看來律師的堅定態度及充分準備對維護客戶利益真的是能起到一定甚至決定性作用的，所以我們還是有理由尊重律師和律師的工作的。
6、庭審現場：沉著冷靜，推進既定訴訟方案
如此充分紮實的庭前準備，庭審時隨機應變，並有條不紊的調整與推進，讓庭審在你可掌控的狀態下順利開展。庭審陳述主要點如下：
（1）公證環境不潔，導致管轄聯繫點證據不具備真實性，法院對本案並無管轄權；
（2）無效概率極大，根據相關法律規定請求法院中止本案審理；
（3）隨機應變，充分質疑對方證據
對方律師在開庭前提交了很多份證據原件，有限的質證時間要抓重點，不要糾結於無關緊要的證據。主要核實了關鍵性證據，其中包括：核實高鐵票上的名字與公證書上公證員、公證處工作人員的名字是否一致，判斷做公證的兩名公證處人員是否真的去了某地區做現場公證。兩名公證處工作人員，並且其中必須至少有一名公證員，這可是公證法對現場公證的最低限度要求。你看看，光懂專利法哪行，公證法律法規也是要學習和掌握的。
（4）適時拋出現有設計抗辯，庭前早有準備並向法院提交了具體的比對錶，這是本案重中之重，必須濃墨重彩。
7、趁熱打鐵：庭審後代理詞
綜合庭審情況，快馬加鞭提交庭審後代理詞，達到以下目的：完善表述，查缺補漏，進一步提交參考資料等。
以上基本完整講述了Smart無效、侵權訴訟背後的故事，這是北匯律所標準化、精細化的無效、訴訟案件代理工作取得的又一場階段性勝利。沒有運籌帷幄之中，哪來的決勝千里之外。
註釋：
【1】作者單位—北京北匯律師事務所，聚焦於專利無效及知識產權訴訟，標準化、精細化的案件作業流程，在專利全技術領域無效、訴訟案件處理中具有強大實力，在通信領域標準必要專利（SEP）的無效及訴訟業務中取得了卓越戰績，獲得通信、家電，醫療器械等行業眾多國內外頭部企業的肯定與信賴。
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：畢豔紅 北匯律師事務所創始合夥人
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
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