單位｜恆都知識產權法律中心
作者｜專利（無效）專業組 李賀香
關於用“功能性限定”方式撰寫權利要求我國專利法及實施細則中並未作出明確規定，其出現在《專利審查指南》第二部分第二章3.２節３.２.１小節“以說明書為依據”中，其中對包含功能性限定的技術特徵涵蓋的範圍做出了規定，具體表述為：
對於權利要求中所包含的功能性限定的技術特徵，應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式。
從上述規定來看，彷彿採用功能性限定的方式撰寫權利要求能夠獲得更大的保護範圍，這也是筆者剛入行時的想法，實則不然。
2009年最高人民法院公佈的《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第4條確立了功能性特徵解釋的基本原則：對於權利要求中以功能或者效果表述的技術特徵，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特徵的內容。也即在侵權程序中將權利要求中的功能性特徵限定到具體實施方式及其等同的實施方式的範圍內。換句話說，採用功能性限定撰寫權利要求的專利，一方面要承擔被非本專利具體實施方式公開的包括在功能性特徵範圍內的和該具體實施方式不等同的其他實施方式為證據被無效的風險，同時另一方面要面對在侵權程序中採用上述其他實施方式的技術方案基本會被認定不侵權的現實。
這種看似矛盾、不合理的規定為什麼會允許在同一法律體系中存在，給我們帶來了很大的困惑，我們實際操作中在“是否使用功能性限定撰寫權利要求”的問題上應該何去何從，下面筆者將從一個案例開始進行梳理。
一、從一個案例談起
說起這個案例有點老生常談，不過既然提到功能性限定就不能不說，該案是深圳市比克電池有限公司（簡稱“比克公司”）針對深圳市華粵寶電池有限公司擁有的第00114037.X號名稱為“新型電池外殼的製造方法”的專利向國家知識產權局專利複審委員會（簡稱“複審委”）提起無效請求，複審委在2005年3月16日作出第6990號無效宣告請求審查決定維持該專利有效，後續該案經歷了一審法院撤銷、二審法院發回重審、一審法院重新裁定維持一系列程序。
本案中，爭議的關鍵點在於，權利要求1第五步中的功能性特徵“限位裝置”的解釋，複審委在無效審查決定中將“限位裝置”依據說明書的實施例和附圖解釋成“具有U形結構的固定結構，該U形結構的兩臂的內壁可以限制斜楔形滑塊的運動極限位置”，這一觀點得到二審法院的認同，最終該無效決定得以維持。筆者認為此案最值得探討的是在此案中複審委的態度，專利複審委員會隸屬於知識產權局，其行為正常應該受本部門的部門規章《審查指南》的約束，從而“限位裝置”應該解釋成能夠實現限位的所有裝置，那為什麼本案中專利複審委員會沒有采用審查指南中的寬泛解釋，而是採用了具體解釋，引發了我的思考，通過這些思考提出本人的一些拙見。
二、為什麼會允許兩個看似矛盾兩個規定存在
雖然上述兩項規定的立法主體不同，表面上看受約束的對象不同，但確是對同一事項作出的不同規定，勢必會造成一些困惑，現行法律體系為什麼會允許這樣看似矛盾的規定存在，筆者認為：
第一，該兩項規定雖然規定的是同一事項，但實際上是出現在不同程序裡，審查指南主要針對的是授權程序，而最高院的司法解釋針對的是侵權程序，從時間節點上說，一個約束的是授權前的行為、一個約束的是授權後的行為，從而在執法層面上不會造成太大的干擾。
第二，該兩項規定是立法主體根據自己所在程序的特點做出的。
首先，審查程序中之所以採用寬泛解釋，筆者認為是因為如果在審查程序中採用具體解釋，會給審查帶來很大的困難。審查過程中需要針對權利要求進行檢索並對三性進行評價，如果採用具體解釋，則需要對說明書記載的每一個實施例進行檢索，在實施例較多的情況下，一方面審查員的檢索工作量將大大增加，影響審查進度，拉長審查週期，且因為審查過程為書面審查，如果採用具體解釋，涉及保護範圍的內容散落在說明書中，會給審查員確定保護範圍帶來很大的困難；另一方面從審查指南的規定可以看出，是不鼓勵採用功能性特徵的，因為其保護範圍太大，而完全禁止功能性特徵也不現實，這種情況下如果採用了具體解釋，在檢索到部分實施例的情況下，申請人則可以修改說明書刪掉該部分實施例來使申請文件符合要求，這顯然不符合審查指南不鼓勵採用功能性特徵的初衷。而採用寬泛解釋，在檢索到部分實施例的情況下，則申請人必須修改權利要求，從而更有利於讓權利要求的範圍真正反映發明人的技術貢獻。
其次，拋開兩項規定不說，單從專利的貢獻角度講，筆者認為具體解釋更為合理，雖然有些情況下只要能夠實現某一功能即能實現某一方案，這種情況下通常可以使用等同條款，從而使專利權人的權益得到保護。法院之所以採用具體解釋，筆者認為也是從專利的技術貢獻的角度考慮的，在這一點上，其和審查指南中採用的寬泛解釋立場是一致的，而且侵權程序也不存在採用具體解釋的那些現實困難，開庭審理的方式，即使涉及保護範圍的實施例散落在說明書中，在雙方在場的情況下也很容易明確。
三、實踐中的建議
回到之前的問題，既然存在即合理，那我們在實際操作中，應該如何做呢？顯然法院在程序的末端，其作出的決定具有終局性，而且專利授權的目的是為了保護，所以在專利撰寫過程中，應儘量避免採用功能性特徵，尤其是本發明的發明點。而且採用功能性限定還有一點風險，就是一旦涉及無效程序，被無效的風險非常高，因為在無效程序中，請求人通常會窮盡一些辦法尋找證據，一旦找到相關證據，因為沒有將說明書中內容補入權利要求的機會了，基本就要承擔被無效的後果。雖然比克電池案中，複審委採用了具體解釋維持了該專利的有效性，但這並不具有普遍意義。
最後，筆者支持在無效程序中採用具體解釋，因為如果在審查程序中審查員能夠檢索出相關對比文件，則專利權人有機會將說明書中具體實施方式加入權利要求，從而將相關對比文件中的情況排除，以克服缺陷，而在無效程序中，專利權人已經沒有這樣的機會，採用具體解釋的方法，只是讓專利權人在無效階段做了本應在審查程序中做的事情，不能因為審查程序的漏檢就完全由專利權人承擔不利後果，而且這樣做也不會給公眾帶來額外的不利影響，從而使各方利益得以平衡。
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