单位｜恒都知识产权法律中心
作者｜专利（无效）专业组 李贺香
关于用“功能性限定”方式撰写权利要求我国专利法及实施细则中并未作出明确规定，其出现在《专利审查指南》第二部分第二章3.２节３.２.１小节“以说明书为依据”中，其中对包含功能性限定的技术特征涵盖的范围做出了规定，具体表述为：
对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。
从上述规定来看，仿佛采用功能性限定的方式撰写权利要求能够获得更大的保护范围，这也是笔者刚入行时的想法，实则不然。
2009年最高人民法院公布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第4条确立了功能性特征解释的基本原则：对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。也即在侵权程序中将权利要求中的功能性特征限定到具体实施方式及其等同的实施方式的范围内。换句话说，采用功能性限定撰写权利要求的专利，一方面要承担被非本专利具体实施方式公开的包括在功能性特征范围内的和该具体实施方式不等同的其他实施方式为证据被无效的风险，同时另一方面要面对在侵权程序中采用上述其他实施方式的技术方案基本会被认定不侵权的现实。
这种看似矛盾、不合理的规定为什么会允许在同一法律体系中存在，给我们带来了很大的困惑，我们实际操作中在“是否使用功能性限定撰写权利要求”的问题上应该何去何从，下面笔者将从一个案例开始进行梳理。
一、从一个案例谈起
说起这个案例有点老生常谈，不过既然提到功能性限定就不能不说，该案是深圳市比克电池有限公司（简称“比克公司”）针对深圳市华粤宝电池有限公司拥有的第00114037.X号名称为“新型电池外壳的制造方法”的专利向国家知识产权局专利复审委员会（简称“复审委”）提起无效请求，复审委在2005年3月16日作出第6990号无效宣告请求审查决定维持该专利有效，后续该案经历了一审法院撤销、二审法院发回重审、一审法院重新裁定维持一系列程序。
本案中，争议的关键点在于，权利要求1第五步中的功能性特征“限位装置”的解释，复审委在无效审查决定中将“限位装置”依据说明书的实施例和附图解释成“具有U形结构的固定结构，该U形结构的两臂的内壁可以限制斜楔形滑块的运动极限位置”，这一观点得到二审法院的认同，最终该无效决定得以维持。笔者认为此案最值得探讨的是在此案中复审委的态度，专利复审委员会隶属于知识产权局，其行为正常应该受本部门的部门规章《审查指南》的约束，从而“限位装置”应该解释成能够实现限位的所有装置，那为什么本案中专利复审委员会没有采用审查指南中的宽泛解释，而是采用了具体解释，引发了我的思考，通过这些思考提出本人的一些拙见。
二、为什么会允许两个看似矛盾两个规定存在
虽然上述两项规定的立法主体不同，表面上看受约束的对象不同，但确是对同一事项作出的不同规定，势必会造成一些困惑，现行法律体系为什么会允许这样看似矛盾的规定存在，笔者认为：
第一，该两项规定虽然规定的是同一事项，但实际上是出现在不同程序里，审查指南主要针对的是授权程序，而最高院的司法解释针对的是侵权程序，从时间节点上说，一个约束的是授权前的行为、一个约束的是授权后的行为，从而在执法层面上不会造成太大的干扰。
第二，该两项规定是立法主体根据自己所在程序的特点做出的。
首先，审查程序中之所以采用宽泛解释，笔者认为是因为如果在审查程序中采用具体解释，会给审查带来很大的困难。审查过程中需要针对权利要求进行检索并对三性进行评价，如果采用具体解释，则需要对说明书记载的每一个实施例进行检索，在实施例较多的情况下，一方面审查员的检索工作量将大大增加，影响审查进度，拉长审查周期，且因为审查过程为书面审查，如果采用具体解释，涉及保护范围的内容散落在说明书中，会给审查员确定保护范围带来很大的困难；另一方面从审查指南的规定可以看出，是不鼓励采用功能性特征的，因为其保护范围太大，而完全禁止功能性特征也不现实，这种情况下如果采用了具体解释，在检索到部分实施例的情况下，申请人则可以修改说明书删掉该部分实施例来使申请文件符合要求，这显然不符合审查指南不鼓励采用功能性特征的初衷。而采用宽泛解释，在检索到部分实施例的情况下，则申请人必须修改权利要求，从而更有利于让权利要求的范围真正反映发明人的技术贡献。
其次，抛开两项规定不说，单从专利的贡献角度讲，笔者认为具体解释更为合理，虽然有些情况下只要能够实现某一功能即能实现某一方案，这种情况下通常可以使用等同条款，从而使专利权人的权益得到保护。法院之所以采用具体解释，笔者认为也是从专利的技术贡献的角度考虑的，在这一点上，其和审查指南中采用的宽泛解释立场是一致的，而且侵权程序也不存在采用具体解释的那些现实困难，开庭审理的方式，即使涉及保护范围的实施例散落在说明书中，在双方在场的情况下也很容易明确。
三、实践中的建议
回到之前的问题，既然存在即合理，那我们在实际操作中，应该如何做呢？显然法院在程序的末端，其作出的决定具有终局性，而且专利授权的目的是为了保护，所以在专利撰写过程中，应尽量避免采用功能性特征，尤其是本发明的发明点。而且采用功能性限定还有一点风险，就是一旦涉及无效程序，被无效的风险非常高，因为在无效程序中，请求人通常会穷尽一些办法寻找证据，一旦找到相关证据，因为没有将说明书中内容补入权利要求的机会了，基本就要承担被无效的后果。虽然比克电池案中，复审委采用了具体解释维持了该专利的有效性，但这并不具有普遍意义。
最后，笔者支持在无效程序中采用具体解释，因为如果在审查程序中审查员能够检索出相关对比文件，则专利权人有机会将说明书中具体实施方式加入权利要求，从而将相关对比文件中的情况排除，以克服缺陷，而在无效程序中，专利权人已经没有这样的机会，采用具体解释的方法，只是让专利权人在无效阶段做了本应在审查程序中做的事情，不能因为审查程序的漏检就完全由专利权人承担不利后果，而且这样做也不会给公众带来额外的不利影响，从而使各方利益得以平衡。
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