乾貨 | 美國專利FOA後實務攻略

乾貨 | 美國專利FOA後實務攻略


一、名詞解釋

OA:Office Action 官方審查意見書

FOA:Final Office Action (以不增加新的審查費為前提的)最終官方審查意見

AA:Advisory Action (表明審查員態度和傾向性的)建議意見

RCE:Request for Continued Examination 繼續審查請求

AFCP2.0:After Final Consideration Pilot Program2.0 “終審後考慮“的試點項目

CA:Continuing Application (完全)延續申請

CIP:Continuing-in-part Application 部分延續申請

PTAB:(Patent Trial Appeal Board)美國專利審判與上訴委員會


二、美國、中國專利申請/審查程序官費說明

美國官費為2018年1月16日實施至今

01

美國專利申請中,大實體申請費1720美元(包括:基本申請費300,實審費760,檢索費660),小實體費用是大實體的50%,微實體費用是大實體的25%;

  • 大實體定義:企業員工數超過500人。
  • 小實體定義:企業員工數不超過500人或不符合微實體定義。
  • 微實體(Micro Entity)定義(需同時符合以下三個條件):
  1. 個人或員工數不超過500人的企業;
  2. 上一年的稅前利潤不超過16萬美金;
  3. 作為發明人或者申請人的美國專利申請或專利不超過4個;

美國專利微實體還有另外一種解釋:

具有微實體資格的申請人,係指發明人(非受讓人)合乎以下所有條件者:

a.符合小實體資格(個人或員工數不超過500人的企業);

b.申請人和發明人的年收入均不超過177,117美金;

c.申請人和發明人均未曾轉讓其專利給一個年收入超過177,117美金的實體資格者;

d.以該申請人或以該發明人的名義作為發明人的美國申請均不超過四個,不包括臨時申請及已轉讓給第三方的申請。

美國自2013年3月19日起引入微實體資格,具有微實體資格者,享有官費75%的減免。對於微實體的上述兩種解釋,前者是說稅前利潤,後者是說年收入。

02

延期費:200美元(延期1個月)、600美元(延期2個月)、1400美元(延期3個月);

03

美國專利FOA後,第一次提交RCE的官費,大實體是1300美元,第二次及之後RCE官費每次均是1900美元;小實體費用減半,即第一次提交RCE的官費是650美元,之後每次950美元,微實體費用再減半。


  • 中國專利申請中,公開及進入實質審查的官費是2500元RMB,自申請到授權或駁回只交一次公開及進入實質審查的官費,實審階段,不論答覆幾次OA都無需額外交錢;
  • 中國專利申請案件中,OA第一次申請延期每個月延期費300元RMB,最長申請延期2個月;第二次申請延期每個月2000元RMB,最長申請延期2個月;即延期極限為:4個月,共計4600元RMB。
  • 中國專利駁回後,提交複審的官費1000元RMB,複審階段也只有這一筆的官費。

三、FOA後經驗總結


總體策略概括:

  • 由於申請人的修改,不會給審查員增加檢索負擔,可以直接提交修改+答覆意見;
  • 由於申請人的修改,可能給審查員帶來有限的檢索負擔,建議提交修改+答覆意見+AFCP;
  • 由於申請人的修改,可能給審查員帶來較大的檢索負擔,建議提交修改+答覆意見+RCE。

具體地:

1、早期答覆的利與弊

FOA後,可以利用早期答覆來讓審查員下發AA,由於答覆AA是無官費的,而提RCE是有官費的,因此,申請人可以利用早期答覆程序,在收到AA後再決定是否提交RCE,當然,早期答覆後或者AA程序後,案件也可能直接獲得授權,因此,FOA後,利用早期答覆程序至少能夠幫助申請人節省一次RCE的官費。


此外,選擇早期答覆還有一個好處,如果申請人對Final OA的答覆在2個月內遞交,而審查員的AA在Final OA答覆的法定期限後發出的,延期費從AA的發文日起算;否則,延期費從Final OA答覆的法定期限起算。


但是:選擇早期答覆方式要謹慎,實踐中,發現早期答覆的弊端如下:

1)審查員在FOA答覆的法定期限絕限前幾天甚至之後才下發AA,導致申請人不得不繳納延期費;


2) AA有可能僅僅為告知修改不能被接受的簡單結論,導致AA後申請人不得不再提RCE,較【非早期答覆+提RCE】的方式反而會多產生一筆答覆AA的代理費。

申請人為小實體/微實體應注意:AA程序中,審查員可能只給一個方向性的建議,答覆一次AA的代理費用等同於答覆一次OA的代理費。對於小實體,首次提RCE的費用只有650美元,對於微實體,首次提RCE的費用只有325美元,且RCE後,審查員通常會給出實質性意見,申請人能夠獲得答覆OA的機會,鑑於此,若申請人為小實體或者微實體,首次收到Final OA時,可以考慮利用費減優勢,特別是首次提交的官費是非常低的,選擇在3個月期限內答覆,同時提交RCE,若後續再次收到Final OA,則再考慮利用早期答覆程序。


2、Final OA後,選擇非早期答覆,且不提交RCE的前提

Final OA後,在3個月內正常答覆程序中選擇只提交答覆意見或文本修改不提交RCE的方式要非常謹慎,最好建立在申請人對本次修改和答覆有信心讓審查員接受或已經在電話會晤中與審查員達成一致修改意見的基礎上。因為前期的官費已經用完,而審查員還要進行審查,實踐中,選擇這種方式可能導致AA延期,使得申請人不得不繳納延期費,並提交RCE;這種方式也可能促使審查員直接下發視撤。

申請人選若選擇只提交答覆意見或文本修改,不提交RCE的方式,能被審查員接受的前提是不引起新的問題,也就是說修改不能給審查員增加檢索負擔,且修改和答覆能夠被審查員認同。關於是否引起了新的問題,審查員是有自主裁量權的,實踐中,既有在Final OA階段按照審查員的要求進行形式性修改而被拒絕的情況,也有主動修改被審查員接受的情況。


3、如何利用AFCP2.0


AFCP2.0項目是美國專利商標局旨在減輕RCE積壓現象且加快授權進程的實驗性項目。區別於提交RCE時會產生官費,提交AFCP2.0請求是不會產生官費的。自2013.5.19啟動AFCP2.0項目以來,已被廣泛接納並採用,有效減少了Final OA後申請人提交RCE的數量,美國專利商標局最近一次的審議決定將AFCP2.0項目延長至2020年9月30日。

在AFCP2.0項目中,如果審查員認為申請人的修改未能使得案件處於可授權狀態,且需要引發新一輪的檢索或新的思考,則審查員很可能將耗費額外的時間進行檢索和/或實施與申請人的會晤,以便審查員在會晤中向申請人明確意見,雖然這樣的會晤不會給申請人帶來官費方面的支出,但是美國律師收取的會晤費非常高,因此,申請人在決定是否提交AFCP2.0時,要提前對可能出現的開銷做預算。實踐中:AFCP2.0項目中會晤產生的代理費為1500美金-3000美金不等。

和早期答覆程序中的延期情況類似,如果申請人提交AFCP2.0後,審查員在Final OA答覆的法定期限絕限前幾天甚至之後下發了AA,導致申請人答覆AA的時間超過Final OA規定的3個月答覆期限,則申請人不得不繳納延期費,實踐中,審查員在申請人提交AFCP2.0後下發AA的概率非常少,但也存在。

申請人選擇提交AFCP2.0請求,必須修改至少一項獨立權利要求,且修改後的權利要求不得擴大其保護範圍。實踐中,這種修改通常是進行澄清性的簡單修改。美國專利商標局允許審查員在一定時間(約為3-4個小時)內對新的技術方案進行檢索。如果審查員認為該修改使其無法在有限時間內完成檢索工作,其仍然有權不接受申請人的修改,此時申請人可選擇提交RCE,這樣做可能比被動地接受審查員發起的會晤更省錢。

實踐中,提交AFCP2.0請求後多為授權,因為申請的修改多基於縮小獨權的範圍,雖然AFCP2.0僅要求不擴大獨權的保護範圍(non-broadening amendment)。

可以理解為:審查員並不想花費額外的時間和精力去做重新檢索和/或新的思考並規劃和實施與申請人的會晤,但只要申請人配合修改,在提交AFCP2.0請求後,大都會授權。

4、【早期答覆】和【AFCP2.0】的弊端及選擇前提


申請人選擇早期答覆程序和AFCP2.0,審查員可能直接發出准許通知或者下發AA,這兩種方式都可以幫助申請人減少RCE的次數,加快案件的授權,但往往利弊共存,申請人在選擇早期答覆和AFCP2.0時,將面臨以下風險和/或限制:


1)審查員遲遲不對提交的答覆作出回應,最終延期下發AA,或者下發AA時已瀕臨3個月絕限,此時,申請人不得不因延誤答覆而被迫繳納延期費,實踐中,這種情況並不罕見;更有甚者,審查員有可能超過6個月都沒有發AA,實踐中,這種情況罕見,但也出現過;


2)早期答覆和AFCP2.0後,並未獲得授權,申請人不得不在AA後提交RCE,由於先前的早期答覆和AFCP2.0中已經花費了一定的代理費,這就意味著較直接提RCE而言,該筆代理費是枉費的;


3)提交答覆意見或文本修改

+AFCP2.0請求【只能修改獨權,且以縮小獨權的保護範圍為修改方向】VS 提交答覆審查意見或文本修改+RCE【修改無限制,不超範圍即可】。


實踐中,提交答覆意見或文本修改+AFCP2.0請求,多以縮小獨權保護範圍且只將從權提到獨權中的修改方式,這是因為:從說明書中提取新的技術內容補入獨權中,有可能導致審查員的重新檢索和/或新的思考。


鑑於此,若申請人希望利用早期答覆或AFCP2.0減少提RCE的費用,早日獲得授權,前提:


1)申請人發現Final OA中存在明顯的錯誤,並自信該錯誤一經申請人指出後,審查員會盡快給予授權;

2)申請人希望以主動縮小獨權保護範圍的方式,爭取儘快獲得授權;

3)申請人自信在早期答覆或AFCP2.0中對權利要求的修改和答覆,夠克服缺陷並被審查員認可;


無論如何:在提交AFCP2.0請求時,申請人一定要經過深思熟慮,在不影響今後可能的維權範圍內選擇主動縮小獨權保護範圍的修改,並努力說服審查員接受修改並儘快給予授權,若僅僅是一味地以縮小權利要求的保護範圍來換取授權,則這樣的專利即便獲得授權,也會使其價值大打折扣。至於早期答覆程序,如果申請人對專利的創新高度並不自信,也不確信修改和答覆能否被審查員接受,則不建議使用該程序,建議直接提RCE。


再次提醒:Final OA相當於駁回,若申請人在早期答覆和AFCP2.0項目中對權利要求作出實質性修改,很可能迫使審查員的重新檢索和/或思考,由此導致審查員發起主動會晤程序,申請人不得不向代理機構支付高昂的代理費,因此,申請人如要對權利要求作出實質性修改,建議直接提交RCE,不必選擇AFCP2.0項目。

5、美國專利審查程序中的Appeal程序


Appeal程序相當於中國專利的複審程序,在美國專利審查程序中的Pre-Appeal程序以及Appeal程序中設有前置審查環節。不同於中國專利複審程序中前置審查是一位審查員,即原審來完成,美國的前置審查環節涉及三個審查員組成,其中一人是原審,美國的前置程序結束之後,會以書面形式告知申請人前置審查的結果是維持駁回還是撤銷駁回,而中國的前置審查結果除非是撤駁,否則不會以書面形式告之申請人。


類似於中國的複審程序,申請人可先提交Notice of Appeal(官費800美金),兩個月內,如果覺得確實有必要進行後續的程序,再遞交Appeal Brief(無官費),兩者也可同時提交。Appeal申請被轉交給PTAB後,由三名資深審查員組成合議組進一步審查。轉交PTAB的費用為2240美金。


美國的Appeal費用相對高,第一次RCE後就提Appeal的話肯定是划不來做的,但是Appeal的另一個作用是給審查員一種姿態,告訴審查員這個申請人還是比較強硬的。


美國審查員是收一份錢,幹一份活,通過比量美國專利審查程序的各項收費及其對應的審查員人數,發現700-800美金對應一個審查員在一個審查程序中的官費(具體從官費中分給審查員的比例是多少錢尚不清楚),例如:在某個程序中,申請人繳納了2400美金左右的官費,意味著該程序大致有三名審查員參與,因此申請人通過每個程序對應的官費數額額,大致能得知該程序由幾名審查員在處理。

主要參考依據:

美國實審官費760美金——1人

Notice of Appeal官費800美金——主審1人

轉交PTAB的官費2240美金——3人。

中國實審流程中的專利審查員審一個案子的費用在800RMB-1000 RMB左右。


美國可以一直提RCE,或者通過CA,CIP耗下去,但是RCE越多,審查員的動力越弱,這個和審查員的記點規則有關(即美國審查員的績效考核),這個類似中國的審查員考核制度。


實踐中,多次RCE,審查員往往會以與之前同樣的理由再發FOA,所以,並不是只要申請人不怕花錢,多交幾次RCE,就一定能夠最終獲得授權。多數申請人往往在風險過大的情況下選擇放棄。申請人可以提CIP補充新內容到說明書和權利要求書中,繼續爭取,但即使授權,實際享受的剩餘保護期限已經不長了,因為提交CIP的專利授權後,有效期從母案的申請日算起。


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