在司法實踐中看商標指示性合理使用制度

前言： 筆者從1、知識產權合理使用制度；2、電商使用他人商標的形式；3、構成要件；4、舉證責任分配；5、取證要點；6、不正當競爭保護可能性等六個方面闡述了商標指示性合理使用制度在我國立法與司法、理論與實務中的現狀，以期為律師提供辦理類似案件的思路參考。

在司法實踐中看商標指示性合理使用制度

王珏 浙江杭知橋律師事務所律師

合理使用制度是知識產權制度中一項重要的權利限制制度。為什麼要對知識產權作如此權利限制？為了避免形成知識產權的壟斷。知識產權制度的創設在於給予權利人有限壟斷權，但基於社會對知識和信息的需求等，又必須要對這種壟斷權進行限制。

一般來說，知識產權合理使用制度是指在特定情形下，無需經過權利人許可而使用其知識產權，且不用支付報酬。

具體來說，著作權、專利權、商標權的合理使用又各有不同，本文將分別作簡要介紹，並重點討論商標指示性合理使用。

一、知識產權合理使用制度

著作權：著作權中的合理使用制度私以為是知識產權合理使用制度中目前規定的最為繁雜的，原因在於著作權的權利種類、作品類型繁多，除了著作權還包括著作權的鄰接權。我國著作權法列出了12種合理使用的情形，比如個人使用、適當引用、時事新聞報道、免費表演、室外藝術品的複製等。此外，《信息網絡傳播權保護條例》第6條、第7條針對信息網絡傳播權又作了具體的限制，《計算機軟件保護條例》第16條也有三項限制。

專利權：專利權的合理使用制度，一般來說包括臨時過境、專利法第70條合法來源（有爭議）。專利權的合理使用制度的概念並不清晰，原因在於在專利法領域並未形成"專利法意義上的使用"概念，學界一般會作功能性使用、傳播性使用等區分，缺乏功能性使用或者缺乏傳播性使用即構成合理使用。【何鵬，最高人民法院知識產權審判庭助理審判員《漫談知識產權的權利邊界：缺乏目的性變形的使用權能》，《知識產權》（2018年第6期）】

商標權：對商標權的合理使用分類，理論上有多種說法。如敘述性使用、指示性使用、說明性使用、平行使用、直接比較廣告、商業性合理使用、非商業性合理使用等。

本文對各種理論分類不作詳細分析，但商標合理使用包括敘述性合理使用和指示性合理使用是較為主流和應用廣泛的兩種類型。

敘述性合理使用（或稱描述性合理使用）指行為人為了描述行為人提供的商品或服務或與特定人的聯繫，將描述性的詞彙，善意地用於該商品或服務上。國內立法主要體現在商標法第59條"通用名稱、圖形、型號、原料、功能、用途、用法、質量、重量"等的限制。

指示性合理使用制度源於美國New Kids on the Block v. New America Publishing Inc.案（1992年，聯邦第九巡迴上訴法院），在該案中確立了指示性合理使用的標準：1、必要性。如果不使用原告商標，則被告無法說明其提供的商品或服務；2、有限性。該種使用僅以說明被告的商品或服務為限；3、不得暗示被告與原告存在特定聯繫。

《北京市高級人民法院關於審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》（京高法發[2006]68號）第27條第（3）項"在銷售商品時，為說明來源、指示用途等在必要範圍內使用他人註冊商標標識的"，一般認為這是對商標指示性使用的描述，但這一項的內容在該解答中是作為第26條"正當使用商標"的具體表現形式出現的，其並未明確指示性使用的概念，反映了我國當前在立法層面對商標指示性合理使用的模糊。

指示性合理使用制度在國內立法中未明確，但在司法實踐中時常出現，成為被告抗辯免責的常用說理，包括筆者近期代理的電商侵權案件，法院也使用了指示性合理使用的理論，這也是形成此文的動力之一。

下文將以電商領域為限並結合相關案例，與各位討論商標指示性合理使用在司法實踐中的體現。（選擇電商領域在於此為商標指示性合理使用發生最典型、最密集的領域。）

二、電商使用他人商標的形式

1、網店欄目設置以原告商標直接作分類。

在北京尚品百姿電子商務有限公司等與上海耀煜電子科技有限公司等侵害商標權糾紛案【（2017）京73民終2002號，"巴寶莉"案】中，尚品百姿公司在尚品網、尚品奧萊網及天貓商城的尚品奧萊官方旗艦店中設置"BURBERRY"專欄。

2、在網店頁面、商品名稱、商品詳情中使用原告商標。

在東莞市以純集團有限公司與趙來陽侵害商標權糾紛案【（2015）蘇知民終字第00181號，"以純"案】中，被告趙來陽在銷售的商品圖片或商品說明上使用"以純"、"以純新品"、"YISHION以純"、"以純新款"等標識或文字。

3、以"正品"、"官方授權"等形式使用原告商標。

在綾致時裝（天津）有限公司、天津好樂買信息技術有限公司侵害商標權糾紛案【（2018）津02民終649號，

"VEROMODA"案】好樂買公司在××網站頁面上使用"VEROMODA品牌店（官方授權）"、"正品保障"字樣。

在"巴寶莉"案中，尚品百姿公司在其網站及百度搜索詞條中宣傳"官方授權100%正品"，且在網站中展示"BURBERRY"產品的照片，宣傳"BURBERRY"品牌故事及正品辨識方法等。

三、商標指示性合理使用的構成要件

在陳偉雄與揚州順成刷業有限公司侵害商標權糾紛案【（2016）蘇1002民初4054號，"ANGOLA牙刷"案】中，法院提出"被告的行為究竟屬不屬於商標的正當合理使用呢？——這需要將被告行為的形式、目的與性質結合起來向縱深分析……被告……商標性使用"ANGOLA"圖片及文字的行為不是基於善意，違背了民事活動的誠實信用原則……顯現出被告行為的危害性與危險性——不及時制止這種行為，其惡意使用他人註冊商標，誘導有關主體跟其發生業務的行為將會延續，給相關公眾造成的混淆、誤認會隨之存在，市場隱患當然也會存在"。

在貴陽南明老乾媽風味食品有限責任公司與貴州永紅食品有限公司等侵害商標權糾紛案【（2015）京知民初字第1944號，"老乾媽"案】中，法院認為"認定被訴侵權人的使用行為是否構成指示性使用需要衡量其使用他人商標的必要性，即是否為說明或傳達真實信息所必需。判斷"必要性"需要滿足兩個條件，其一，若不使用商標標識便難以描述商品或服務的性質或範圍；其二，不得大量使用商標權人的商標標識"。

雖然沒有法律明文規定商標指示性合理使用，但通過目前的司法案例，可以窺見商標指示性合理使用的構成要件。

1、使用的目的：善意使用。

商業活動要遵循誠實信用的原則，也要符合一般商業管理。商標及其承載的商譽是權利人的寶貴財富，若行為人的使用非善意，存在攀附他人商譽等主觀意圖，便難以認定為指示性合理使用。

2、使用的需求：必要使用。

商標的本質在於區分商品或服務的來源，將特定顯著的標識與特定的商品或服務建立特定的聯繫。正如上文"老乾媽"案中法院觀點，指示性合理使用的前提是此種使用是必要的，即不適用權利人的商標則無法描述行為人提供的商品或服務。此種情況更常見的是在汽車維修、汽車配件銷售等領域，比如某專門銷售寶馬汽車配件的公司，使用了寶馬公司的商標標識，此為必要之說明。

3、使用的限度：有限使用。

有限主要從兩個方面來看。一是不得不合理的突出權利人的商標且故意縮小、弱化行為人自己的標識。在"For VOLVO"案，行為人弱化其生產的配件可以使用於沃爾沃汽車這一本質事實，而突出使用VOLVO商標，容易讓人產生聯想認為行為人與沃爾沃公司有特定的合作關係等；二是使用的量和範圍不得擴大。商標指示性合理使用在於指示商品或服務之來源，因此在使用他人商標時，應注意商標的位置、顯著性、含義、範圍。

4、使用的結果：無混淆、無害使用。

雖然造成消費者的混淆並非法定的構成商標侵權的要件，但從商標的本質意義——區分商品或服務的來源上看，在行為人抗辯商標指示性合理使用時，若行為人的使用造成消費者混淆，則難說是一種合理的使用。混淆或誤導，必然減損了真正的商標權利人的權益，替代了商標權利人的潛在市場，甚至貶損了商標權利人的商譽和社會評價。如上文"ANGOLA牙刷"案中，被告"惡意使用他人註冊商標，誘導有關主體跟其發生業務"，嚴重損害了商標權利人的利益。

5、隱藏要件（前提性要件）：商品為正品。

在"巴寶莉"案中，法院認為"尚品百姿公司經營的商品是否為正品，就成為判斷其是商標性使用還是指示性使用的事實基礎……如果尚品百姿公司……系……正品，那麼其在網站中使用涉案商標的行為就真實反映了其所售商品來源……屬於指示性使用。但是，如果尚品百姿公司銷售了……假冒產品，那麼其在網站中使用涉案商標的行為將會產生錯誤指示其經營產品來源的後果，造成消費者對產品來源的混淆誤認，……構成了商標性使用，並且是誤導消費者的侵權使用"。

判斷是否屬於商標指示性合理使用的大前提是行為人將商標應用在正品上，為了指示正品的來源。

筆者將此要件稱為隱藏要件，正是因為這是判斷是否構成商標指示性合理使用的應有之義，若此不存在，也不用討論上述四個要件。

四、相關案件中的舉證責任分配

如上文言，涉訴的商品是否為正品，成為法院需要查明的事實基礎。因此，這一舉證責任如何分配，成為實踐中的焦點。

舉證責任在原告的情形：

在"以純"案中，一審法院（徐州中院）認為"以純公司主張趙來陽實際銷售的商品侵犯了其註冊商標專用權，但趙來陽對此並不認可，因此以純公司應對趙來陽實際銷售的商品是假冒或仿冒涉案註冊商標的事實承擔舉證責任"。

在"VEROMODA"案中，法院認為"上訴人綾致公司主張四被上訴人侵權應舉證證明四被上訴人銷售的涉案商品系'侵權商品'，而上訴人在本案中未舉出任何證據證明涉案商品為'侵權商品'，也不能指出被訴侵權商品與'正品'之間存在哪些區別性特徵"。

舉證責任在被告的情形：

在"以純"案中，二審法院（江蘇高院）認為"在以純公司作了合理說明且趙來陽認可其使用了涉案註冊商標，並且銷售了相關服裝的情況下，以純公司就其關於趙來陽構成商標侵權的主張已經盡到了其相應的舉證責任。而趙來陽……其在本案中主張銷售的服裝是正品，應當就其主張的該積極事實承擔相應的舉證責任。"

在"ANGOLA牙刷"案中，法院認為"僅有生產的許諾，則一般情況下應認定為商標侵權，除非許諾生產者能舉證證明其有正當合理的生產理由（比如已取得授權，或對取得授權有合理預期），這是因'非經商標所有人許可，他人不得擅自使用其註冊商標'的法定要求決定的。本案中，由於被告的行為已被分析認定為許諾生產及銷售，所以，被告對其許諾生產的產品是正牌是負有舉證證明責任的"。

通過以上案例，可以得出：

一般情況下，關於被告銷售的商品為假冒商品，

舉證責任在原告；但如果被告自認了部分事實（如"以純"案中，被告自認了其銷售的商品上有以純商標；"ANGOLA牙刷"案中，被告的行為除了銷售，還有生產），則此時被告負有舉證責任證明其銷售的是正品（合法來源）、生產的是正品（得到許可、授權）。

五、相關案件取證要點

基於上述的舉證責任分配，則原告在前期取證時需要注意：

1、直接證明

最直接的取證就是將被告生產、銷售的商品購買回來。通過實物的比對，即可清晰的瞭解被告對商標的使用、被告的商品正品與否等。

2、間接證明。

若沒有購買實物商品。則可通過電商平臺自身的配圖、已購買的交易記錄、用戶評價（配圖）等側面證明被告銷售的為假冒商品。

查詢被告是否存在被工商處罰、海關處罰記錄，這些處罰、查扣記錄從被告的商品來源渠道、銷售渠道等途徑證明被告銷售的為假冒商品。

六、不正當競爭保護可能性

本文第二部分所述：網店欄目設置以原告商標直接作分類；在網店頁面、商品名稱、商品詳情中使用原告商標等形式可以通過以上路徑尋求商標法保護。

那麼以"正品"、"官方授權"等形式使用原告商標如何尋求救濟？

1、"正品"、"正品保障"字樣標識。

此種形式的標識，判斷前提仍然是需要證明被告所售商品是否為正品，若為正品，則該種標識系合理的指示，且不會造成銷售者誤認；若為假冒商品，則回到商標法調整。

2、"官方授權"、"品牌代理"等字樣標識。

此種形式的標識，若原告否認與被告有任何形式的合作，即使被告銷售商品為正品，但仍然會造成虛假宣傳、混淆聯繫等，違反了誠實信用的商業道德，涉嫌構成不正當競爭，歸屬不正當競爭法律關係調整範疇。

七、後記

知識產權合理使用制度，包括商標合理使用制度理論繁多，實務也多有爭議，筆者能力有限（這次不是謙虛），若有紕漏，歡迎指出。