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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：羅亞男 中國國際貿易促進委員會專利商標事務所
根據《專利法》第二條第二款的規定，專利法所稱的發明是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案，在判斷權利要求的方案是否構成技術方案時，根據技術方案三要素進行判斷，即是否採用技術手段，解決技術問題，並獲得技術效果。本文就根據技術三要素進行判斷的兩種思路進行了分析，探討了在利用技術方案三要素判斷客體問題時，是否可以通過技術手段確定方案解決的問題是否構成技術問題。
根據《專利法》第二條第二款的規定，專利法所稱的發明是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。《專利審查指南》規定，專利法所稱的發明，是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案，這是對可申請專利保護的發明客體的一般性定義，不是判斷新穎性、創造性的具體審查標準。技術方案是對要解決的技術問題所採取的利用了自然規律的技術手段的集合。技術手段通常是由技術特徵來體現的。未採用技術手段解決技術問題，以獲得符合自然規律的技術效果的方案，不屬於《專利法》第二條第二款規定的客體。
在判斷權利要求的方案是否構成技術方案時，根據技術方案三要素進行判斷，即是否採用技術手段，解決技術問題，並獲得技術效果。
然而，在根據技術方案三要素判斷專利保護客體問題時，可以有多種判斷思路。不同的判斷思路可能會得到並不一致的結論。
第一種判斷思路，在判斷權利要求的方案是否構成技術方案時，首先考量權利要求的方案所解決的問題是否是技術問題。如果是技術問題，則確定權利要求中解決該問題的手段是否是技術手段，如果解決該問題的手段是技術手段，則確定權利要求的方案滿足了技術方案三要素的要求。如果權利要求的方案不是技術問題，則不論權利要求中解決該問題的手段是否是技術手段，都認為權利要求的方案不滿足技術方案三要素的要求。這裡，由於技術問題通常與技術效果是成對出現的，默認確定了技術問題，必然相應地取得了技術效果。
這種判斷思路從技術問題出發，在過去很多審查意見中可以看到。
第二種判斷思路，在判斷權利要求的方案是否構成技術方案時，重點在於首先考量權利要求中是否包含技術手段，然後考量這些技術手段對於權利要求的方案整體所解決的問題和實現的效果是否起作用。一般來講，如果這些技術手段對於權利要求的方案整體所解決的問題起了作用，可以確定採用了技術手段解決了技術問題，並獲得了相應的技術效果。
這種判斷思路從技術手段出發，考慮技術手段來確定技術問題和技術效果。
國家知識產權局專利複審委員會編著的《以案說法——專利複審、無效典型案例指引》第一章1.1節中關於“技術方案的判斷”中記載“判斷權利要求要求保護的方案是否解決了技術問題，應從所採用的技術手段進行整體判斷，不應僅侷限於權利要求涉及的主題或申請人聲稱的問題”。
“第29176號複審決定（200410049846.0）涉及一種提供直通式銀行金融服務的系統，其包括髮送和接收銀行的個人用戶的身份識別符和交易信息的遠程終端，用於對接收到的信息進行加密和解密的密押設備，用於密押設備和金融應用服務器之間信息傳輸的有線傳輸網絡，以及用於控制和處理來自密押設備的信息的金融應用服務器。決定認為，在判斷權利要求要求保護的方案是否解決了技術問題時，不應僅僅考慮申請人在說明書中聲稱的“為同業金融機構、公司等集團用戶提供人民幣異地資金匯劃服務”這一問題，而是應當從技術手段入手作整體判斷，涉案申請通過專線的有線傳輸網絡來傳輸信息，以克服使用Internet網絡帶來的易遭受攻擊、易受公眾網絡運行狀況影響的缺點，同時利用用戶的身份識別符來防止授權客戶外的非法使用，並採用了密押設備對傳輸的信息進行加密來確保交易信息傳輸的安全性；上述有線傳輸網絡、密押設備等都是利用了自然規律的技術手段，其功能實現與否不以人的意願為轉移。通過涉案申請的技術手段，解決了技術問題，並且能夠在銀行用戶與銀行之間通過安全網絡連接進行直通式的數據信息傳遞，有效地提高了數據傳遞的效率和安全性，獲得了技術效果。因此，該權利要求的方案屬於專利法保護的客體。”
在該複審決定所涉及的案例中，從技術手段出發，考慮是否解決了技術問題，獲得了技術效果。
利用這兩種判斷思路對同樣的技術方案進行判斷，可能會得到截然不同的結論。
例如，在中國國家知識產權局和歐洲專利局2019年所作出的《計算機實施發明/軟件相關發明專利審查對比研究報告》中列舉了如下案例：
“案例5：確定最優（低）票價
1.權利要求
一種用於確定旅程的最佳票價的方法，所述旅程包括出發地點、到達地點，所述方法包括以下步驟：
-發送旅程請求(105)，其中所述請求(105)包括所述旅程的出發地點、到達地點和對應票價；
-通過搜索預定數據庫(104)來自動調整請求，以確定一系列附加請求，其中，每個所述附加請求包括出發地點、到達地點以及一個或者多個附加地點中的至少一項並構成所請求的路線的至少一部分，其中，預定數據庫(104)包括所述附加請求和每個所述附加請求的對應票價；
-選擇一個或者多個附加請求形成一個或者多個備選請求，其包括出發地點和到達地點中的至少一個並作為請求(105)；
-計算每個備選請求的最新票價，以確定每個備選請求的最終票價；
-對所述票價和所述最終票價進行比較，以確定所述旅程的最低票價。”
中國國家知識產權局給出的分析認為：“要求保護的方法包括技術手段，例如‘通過在預定數據庫中搜索自動調整請求以確定一系列附加請求’以及‘比較票價和最終票價’。儘管該方法相對簡單，但其並不是純商業規則。數據庫中的比較與調整步驟與確定相關票價相關聯。因此，要求保護的主題屬於中國專利法第二條第二款規定的技術方案。”
從該分析看來，中國國家知識產權局給出的分析結論似乎是：權利要求1中包含 的技術特徵“通過在預定數據庫中搜索自動調整請求以確定一系列附加請求”以及“比較票價和最終票價”是技術手段，技術問題似乎是“確定相關票價”，這些技術手段與該問題相關聯，對解決該問題起了作用，因此，權利要求1採用了技術手段，解決了技術問題，獲得了技術效果。
這種分析似乎更契合第二種判斷思路。
如果使用第一種思路來判斷權利要求1的方案是否構成技術方案，未必可以得到一致的結論。這主要取決於“確定相關票價”是否構成技術問題。如果認為“確定相關票價”是技術問題，則很容易得出上述技術手段解決了該技術問題，從而權利要求1的方案滿足技術方案三要素的要求，得到的結論與上述分析一致。但是如果認為“確定相關票價”不是技術問題，則不論上述技術手段是否對解決“確定相關票價” 的問題起了作用，都會認為權利要求1的方案不滿足技術方案三要素的要求，這與中國知識產權局的結論截然相反。
那麼， “確定相關票價”究竟能否構成技術問題呢？
筆者認為，“確定相關票價”是否構成技術問題與在權利要求的方案中該問題得以解決的方式緊密關聯。“確定相關票價”這個問題存在無數種解決方案。如果“確定相關票價”是人為地去售票處詢問到的，則不能認為其是技術問題。如果“確定相關票價”是響應於用戶對計算機系統輸入的請求，通過計算機系統的自動檢索、數據處理和分析等過程來解決的，則可以認為“確定相關票價”是技術問題。類似地，“如何找到共享單車”這個問題也可以有無數解決方案。如果是通過人在街上走動來發現共享單車，則將這個問題認定為技術問題就不合適。但是如果是通過響應於用戶的查詢請求、基於GPS定位和位置匹配等手段來解決的，將這個問題認定為技術問題更顯恰當。
或者，從另一個角度看，一個權利要求的方案常常能夠解決多個問題。其中有的問題從字面上或表面上看並不能體現技術性，例如“確定相關票價”，而有的問題可能是更嚴格意義上的技術性問題，例如，對於上述權利要求1，也可以認為其解決的是“準確高效地確定旅程的最佳票價”這樣的問題，如此該問題就隱含著提高查詢效率和查詢準確度的技術性改進了，因此將其歸為“技術問題”就顯得理由更充分了。但是認識到“準確高效地確定旅程的最佳票價”恰恰就是考慮方案中的技術手段的作用。
因此，不論從哪個角度看，在基於技術方案三要素來判斷時重點考量技術手段並以此為基礎考慮技術問題和技術效果似乎更為客觀。
鑑於近年來以不符合專利法第二條第二款的規定為理由發出的審查意見比過去要少很多，筆者猜測，現在實審審查中利用技術方案三要素進行判斷時，可能更多地考慮了技術手段這個要素。
本文就根據技術三要素進行判斷的兩種思路進行了分析，探討了在利用技術方案三要素判斷客體問題時，是否可以通過技術手段確定方案解決的問題是否構成技術問題。此為筆者的個人觀點，疏漏之處，歡迎批評指正。
參考文獻
[1]以案說法：專利、複審無效典型案例指引.國家知識產權局專利複審委員會編著.——北京：知識產權出版社,2018.9
[2] 計算機實施發明/軟件相關發明專利審查對比研究報告.中國國家知識產權局 歐洲專利局,2019
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：羅亞男 中國國際貿易促進委員會專利商標事務所
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
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