單位｜恆都律師事務所 知識產權法律中心
作者｜商標訴訟專業組 樊慧東
前 言
“顯著性是商標保護的靈魂” [1]
商標的顯著性是商標最基本的要求，也是商標賴以存續的核心特徵，當一個標識不具有顯著性或者顯著性較弱的時候，通常不應被註冊為商標使用。然而，不容忽視的是，在生活實踐中有許多本身缺乏顯著性的標誌，但經過長期、持久的使用在相關公眾中形成了區分商品產源的後天特徵，具備商標註冊的基本要求。故此，基於商標註冊對市場競爭的影響，商標的顯著性分為“固有顯著性”和“獲得顯著性”兩種，固有顯著性是指某一標誌本身就具有商標法所要求的顯著性。[2]而“獲得顯著性”是伴隨人們商標意識的不斷深入，原本缺乏固有顯著性的標識通過長期連續使用而被逐漸認可獲得顯著性。
一、何為“商標獲得顯著性”？
“商標獲得顯著性”是指原本缺乏固有顯著性的標識通過長期連續使用而產生新的含義，具備識別商品的能力時，該標識即被視為具備了顯著特徵。[3]
商標的基本作用是通過一定的標識指示商品或服務的來源，進而使相關公眾對不同商品進行區分，因此商標必須具有顯著性才能起到識別商品產源的作用。“顯著性”在一般意義上講，就是商標固有的區別於其他標識的獨立特徵，“獲得顯著性”在我國屬於舶來品。在原來的商標法中也沒有“獲得顯著性”的規定，但隨著“五糧液”、“商務通”等大量特例的出現，2001年我國在《商標法》第二次修訂時，從立法上正式確認了“商標獲得顯著性”制度。
《商標法》第十一條 下列標誌不得作為商標註冊：
(一)僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；
(二)僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的；
(三)其他缺乏顯著特徵的。
前款所列標誌經過使用取得顯著特徵，並便於識別的，可以作為商標註冊。
二、司法判例中“商標獲得顯著性”適用情況分析
在司法實踐中，商標確權行政案件是我國法院審理的重要案件類型之一，近年來這類案件的數量也逐年增加，“商標獲得顯著性”的事實認定及法律適用問題也隨之凸顯出來。
案例1 “六個核桃”商標[4]
2006年1月19日, 姚奎章申請註冊了第5127315號“六個核桃”商標，指定使用商品為第32類的無酒精果汁、無酒精飲料、杏仁乳(飲料)、植物飲料、豆類飲料、水果飲料(不含酒精)、豆奶。2008年4月15日，該商標經核准變更至河北養元保健飲品有限公司名下，2010年4月16日經核准名義變更為河北養元智匯飲品股份有限公司。昔陽縣大寨工貿園區帶露保健飲品有限責任公司認為“六個核桃”作為商標申請註冊表明瞭商品以核桃為主要原料，違反了商標法第十一條第一款第(二)項、第十條第一款第(七)項的規定，向商標局針對該商標提出異議。
2010年3月15日，商標局裁定被異議商標予以核准註冊。
2011年5月3日，商評委裁定被異議商標通過養元公司的廣泛宣傳和使用已經能夠起到區分商品來源的作用，取得商標的顯著特徵，符合商標法第十一條第二款的規定。
訴訟階段，一、二審法院均認定“六個核桃”商標構成“商標獲得顯著性”，符合商標法第十一條第二款的規定。法院根據證據認定：“養元公司提供的證據可以證明，貼附有被異議商標“六個核桃”的商品銷售區域至少涉及全國13個省和直轄市；養元公司聘請了梅婷和陳魯豫作為被異議商標“六個核桃”的形象代言人在多份報紙、商場超市招牌、高速路牌、公交車身等多處刊登了廣告；“六個核桃”經過使用獲得消費者信得過產品榮譽證書，被河北省工商行政管理局認定為知名商品；養元公司還提供了“六個核桃”在河北、河南、山東等各地工商行政管理局的受保護記錄30份。根據上述事實，被異議商標經過使用取得了顯著特徵，便於識別，可以作為商標註冊。”
案例2 "ONETOUCH"商標[5]
2002年11月27日，強生公司申請註冊了第3384889號“ONETOUCH”商標，指定使用的商品為“血糖監測儀用檢測試紙條”。
2011年12月19日,黃雲中針對“ONETOUCH”商標向商標評審委員會提出了爭議申請。2013年12月27日,商標評審委員會作出商評字〔2013〕第106738號《關於第3384889號"ONETOUCH"商標爭議裁定書》裁定，強生公司提供的證據不能證明"ONETOUCH"與強生公司產生唯一對應的緊密聯繫,能夠取得區分產品來源的作用，構成商標法第十一條第一款第(二)項所指情形。
訴訟階段，一、二審法院均認定“ONETOUCH”商標構成“商標獲得顯著性”，符合商標法第十一條第二款的規定。法院根據證據認定：強生公司提交的證據能夠證明在爭議商標申請日前的1995年、1998年中國大陸醫學專業雜誌中已用"ONETOUCH"指代其血糖儀產品,桂林中輝公司也已使用"ONETOUCH"指代強生公司的血糖儀產品。提交的證據能夠證明2007年-2012年其用於"ONETOUCH"的歷年廣告費近2億元,2004年-2011年"ONETOUCH"試紙產品的銷售總額約11億元,"ONETOUCH"試紙產品在廣西、湖北、山西、湖南、廣東、山東、福建、河南、雲南、山西、四川等全國十餘個省份銷售。
通過上述案例可知，“證據”在“商標獲得顯著性”認定中起到了至關重要的作用，商標的商業性使用、首次使用的時間、使用地域及範圍、商品的銷售額及市場佔有率、商標的廣告宣傳等證據均對法院判定商標經過使用是否形成了固有特徵的新含義，由此認定“商標獲得顯著性”的情形具有重要影響。
三、司法實踐中如何實現“商標獲得顯著性”？
通過對司法實踐案例的對比分析，我國法院在認定“商標獲得顯著性”的情形時會重點考慮爭議商標的使用情況，因此，“商標獲得顯著性”更多地被解釋為商標通過使用獲得顯著性。由此可見，司法實踐中商標“使用”證據的整理對商標獲得顯著性就顯得至關重要。那麼，如何在“使用”證據中體現“商標獲得顯著性”呢？
（一）商標的商業性使用
商標區分商品來源的作用需要在市場的實際使用中才能真正得以實現。商標的商業性使用與“象徵性使用”[6]不同，要求商標註冊人具有真實的使用意圖，並需要根據商品特性、市場狀況，結合銷售的數量、地域範圍等因素來判斷經營者是否對其商標進行了真實使用。由於商標的顯著性在一定程度上反映出商品或者服務指向的唯一性，故在商標使用證據中要重點挑選“商標獨家使用”的證據，從而證明商標與實際使用人形成了唯一的、穩定的聯繫，因為一旦本身就缺乏顯著性的商標被大多數人使用，就會被認定為“通用名稱”。
商標實際使用的範圍及地域對“獲得顯著性”的認定極為重要，它在一定程度上體現了該商標的受眾群體及知名度。同時需要指出的是，商標使用的地域範圍要同使用者的唯一性形成對應，如果商標使用的唯一性及於全國，那就儘可能收集全國各地的銷售證據，保證多省多量。
（二）商標首次使用的時間及連續性
商標使用的先後順序與“顯著性”認定存在較大的聯繫，通常情況下，商標的首次使用者會利用先發優勢，確定商標的基本標樣及使用商品或服務，因此商品或服務的來源的唯一指向通常歸於首次使用者，但是首次使用者並不一定使商標通過使用獲得顯著性，因為一旦在後的使用者通過大範圍、高頻率的使用導致商標首先在相關公眾中形成了新的含義，並導致相關公眾將該商標與在後使用者對應起來，此時的首次使用者就會陷入被動，難以在“獲得顯著性”上得到認可，僅剩在先使用的抗辯權來救濟。同時需要注意的是，商標的使用要具有連續性，不管是自己使用，還是授權他人的使用，因為中斷性使用會使使用證據出現斷裂，難以保證前後使用的一致性、連貫性。
（三）商標的廣告宣傳及市場調研
“商標獲得顯著性”認定的出發點為消費者的認知。“只有出名，才有認知”，而廣而告之的最快捷方式就是通過廣告宣傳。實踐中，商家往往通過平面廣告投放及促銷活動等形式加大宣傳力度，旨在讓消費者將商標與使用者建立穩定、唯一的對應關係。同時，需要將大量的廣告支出通過書面的形式（如廣告專項審計報告等）固定下來，成為“商標獲得顯著性”的重要依據。
鑑於消費者的認知屬於主觀範疇，自由裁量的範圍較廣，因此客觀的市場調研就顯得格外重要。這方面我們可以參考國外的判例，在認定“商標獲得顯著性”的過程中，適當委派權威機構對消費者對該商標的認知情況進行調研，採集消費者的證言、對消費者進行問卷調查，從而認定該商標是否在市場中形成了新的與實際使用者對應的含義。
隨著科學技術的快速發展，商品和服務市場呈現多元化的發展趨勢，“商標獲得顯著性”制度逐漸成為促進市場公平且有效競爭的新常態。但是我國在該項制度上屬於後來者，並未形成統一、規範的認定規則，需要在“利益平衡”的價值追求中合理改進，形成從原則到規則的系統化的認定標準。
[1]黃暉：《馳名商標和著名商標的法律保護》，法律出版社2001年版，第11頁。
[2]吳漢東：《知識產權法》，中國政法大學出版社2004版，第231頁。
[3]吳漢東：《知識產權法》，北京大學出版社2011年版，第252頁。
[4]北京市高級人民法院(2012)高行終字第256號行政判決書。
[5]北京市高級人民法院(2015)高行(知)終字第1077號行政判決書。
[6]例如單獨的廣告、產品樣品等屬於“象徵性使用”。
閱讀更多 恆都律師事務所 的文章
