USPTO又給專利客體適格性指南打了新補丁

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：李曉芳 中國國際貿易促進委員會專利商標事務所

原標題：USPTO又給專利客體適格性指南打了新補丁

美國的專利客體適格性審查可以說是全世界幾大專利局當中最複雜的。由於最高法院和聯邦巡迴上訴法院對於專利客體適格性的新案例不斷出現，USPTO不得不經常給其專利客體適格性審查的標準和判斷方法打補丁以適應法院的最新判決和動向。繼USPTO於2019年1月7日發佈了修訂的專利客體適格性指南（2019 PEG）之後，又於10月17日發佈了針對這個修訂的專利客體適格性指南的更新。

USPTO特別說明，此更新不會更改2019 PEG的內容，而僅僅是就審查員如何應用該指南作進一步說明。此更新文本共22頁，涉及五大主題。筆者仔細閱讀了該更新文本，對一些關鍵點進行了梳理。

在開始介紹此更新之前，首先祭出這張2019 PEG給出的客體適格性判斷流程圖。

下面介紹此次更新所提供的一些關鍵內容。

I.步驟2A Prong One評估權利要求是否記載了司法例外

A．“記載”的含義

“記載”（recite）包括“闡明”（set forth）和 “描述”（describe）兩種方式。“闡明”是指在權利要求中清楚地指明瞭司法例外，而“描述”則是指雖然沒有明確地使用相關司法例外的術語但是描述了其概念。

B． 一個權利要求中記載有多個司法例外

如果一個權利要求中記載了多個司法例外，且這多個司法例外不屬於同一大類（抽象概念、自然法則、自然現象），則審查員可以僅指出至少一種司法例外。

如果一個權利要求中記載了多個司法例外，且這多個司法例外屬於同一大類，則審查員應當在步驟2A Prong one清楚地指出各個司法例外的類型，並且在後續的步驟2A Prong two和步驟2B中將這多個司法例外一起作為所屬大類來考慮，而不應該單獨分析。

II.2019 PEG中列舉的抽象概念（abstract idea）的分組

A.數學概念

“數學概念”指的是數學關係、數學公式或等式以及數學計算。

值得一提的是，對於數學計算，權利要求不必非得記載有“計算”這個詞。有時，雖然權利要求使用的是例如“確定”或“執行”這樣的表述，但是如果按照最寬合理解釋且根據說明書，權利要求涵蓋了數學計算，那麼此時也會認為權利要求記載了數學計算。

B．組織人類活動的特定方法

並非所有組織人類活動的方法都是抽象概念。例如，用於組合特定成分以形成藥物製劑的一組步驟不屬於組織人類活動的特定方法。這裡的組織人類活動的特定方法限於基本經濟原理或慣例、商業或法律交互、管理個人行為以及人與人之間的關係或互動這些活動。值得一提的是，人與計算機之間的活動有可能屬於“組織人類活動的特定方法”。該更新還給出了每類活動的示例。

C． 思維過程（mental processes）

思維過程是指在人腦中進行的思想，具體示例包括觀察、評估、判斷和觀點。產品權利要求和方法權利要求都可能記載思維過程。思維過程應被理解為是指抽象概念的類型，而不是權利要求的法定類別。

如果權利要求記載的特徵實際上不能在人腦中執行，則該權利要求沒有記載思維過程。例如計算GPS接收器的絕對位置，通過分析網絡數據包來檢測可疑活動等。相反，如果權利要求雖然記載了數據分析步驟，但是是以高度概括的方式記載而缺乏細節，則這樣的數據分析步驟仍然有可能被認為在人腦中執行，因此權利要求會被認為是記載了思維過程。

權利要求雖然需要通用計算機或者表面上記載了通用計算機，但仍然有可能被認為記載了思維過程。審查員在評估這樣的權利要求時，將結合說明書考慮權利要求的最寬合理解釋。

使用物理輔助工具（例如紙和筆）幫助進行思維步驟（例如，數學計算）並不能消除相關特徵的思維性質。

III． 步驟2A Prong Two評估司法例外是否整合到實際應用

A． 整合到實際應用

步驟2A Prong two評估權利要求是否記載了額外元素使得權利要求整體上將司法例外整合到實際應用中。該步驟需要使用諸如改進了技術、實施了特定處理或預防、使用了特定機器實施等考慮因素，來確保權利要求整體上將司法例外整合到實際應用中，從而對司法例外施加了有意義的限制。

B． 計算機功能的改進或另一技術或技術領域的改進

評估權利要求整體上是否將司法例外整合到實際應用中的一個重要考慮因素是判斷要求保護的發明是否改進了計算機的功能或改進了另一技術。在進行此分析時，首先要評估說明書以確定說明書是否提供了足夠的細節使得本領域技術人員能夠認識到所要求保護的發明提供了改進。其次必須評估權利要求以確定權利要求自身是否反應了所公開的改進。

應當注意的是，此分析並不考慮這樣的改進是否屬於公知的、常規的、傳統的活動。後者屬於步驟2B應該考慮的。

C． 應用或使用司法例外對疾病或醫療狀況進行特殊治療或預防（略）

D． 在步驟2A Prong two的其他考慮因素（略）

IV. 初步證明案件的要求

這部分主要指導審查員應如何完成專利客體適格性的審查意見。具體內容略。

V． 2019 PEG在專利審查部門的應用

這部分主要介紹了專利審查部門使用了哪些指南材料以及進行了什麼樣的培訓以快速切換到新指南。具體內容略。

與這個更新文本一同發佈的還有三個附錄文件。附錄1給出了生命科學和數據處理領域中的四個新增示例（示例43-46）。附錄2是2019 PEG所涉及的46個示例所涉及問題的索引表。附錄3列出了美國最高法院和美國聯邦巡迴上訴法院的一些涉及專利適格性判斷的案例。

詳細內容請參見：https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/subject-matter-eligibility。

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：李曉芳 中國國際貿易促進委員會專利商標事務所

編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君