文 | 潘志成 匯業律師事務所 合夥人
一、商品流通與專有權利限制——跨境小電商遭遇大訴訟
2019年1月1日，《關於完善跨境電子商務零售進口監管有關工作的通知》（商財發[2018]486號）等我國一系列涉及跨境電商零售進口的法規紛紛開始實施。跨境電商零售進口給予電商商家又一個打破地域限制、讓國外商品進入國內市場的窗口，那麼電商商家能否繞開知識產權權利人著作權、專利權、商標權等在特定地域範圍內享有的專有權利的限制？我們先從一個泰國跨境小電商在美國遭遇的知識產權訴訟說起。
十多年前在美國留學的泰國留學生素帕普科沙恩（Supap Kirtsaeng）發現了一門好生意：同樣是正版的教科書，在美國本土出版的要賣200美元左右，而在泰國出版的只賣二分之一或三分之一的價格。於是自2006年起，科沙恩託泰國的親戚朋友購買了近500種教材，然後放在其eBay上開的網店向美國的學生出售，做起了跨境小電商。兩年下來，科沙恩的銷售額達到百萬美元，自己也小賺了10萬美元，剛好可以補貼其在南加州大學攻讀數學博士學位的費用。
科沙恩沒想到其在eBay上的銷售行為，早已被出版業巨頭紐約證券交易所上市公司約翰威利父子公司（John Wiley & Sons Inc.）盯上。2008年威利公司將科沙恩告上紐約地區法院，訴稱科沙恩侵犯原告威利公司著作權，並要求賠償鉅額賠償。科沙恩更沒想到，自己的案件會一直打到美國最高法院。
科沙恩銷售正版的書籍為什麼會侵權？原來科沙恩在eBay上銷售的教科書，雖然也是威利公司的海外分支機構在泰國出版，但書後印有一個版權告知：僅限於在歐洲、亞洲、非洲及中東地區銷售。著作權、商標權、專利權等知識產權的權利人總是希望市場被嚴格分割，其可以根據各國市場、消費水平的情況，就相同的商品按不同的銷售價格銷售。對於打破地域市場限制的商品，例如平行進口商品（正品但通過非授權渠道進口），最好能夠被視為侵權產品，以便權利人可以阻止這些低價的商品從海外市場流入國內，而在註冊國傢俱有專有屬性的著作權、商標權、專利權等知識產權，往往被權利人視為阻止商品流入的權利依據。
二、國內用盡與國際用盡——各方角力知識產權權利用盡規則
在美國，受著作權保護的作品如果在國內出版銷售後，權利人對作品本身的處分權利就已經用盡，這意味著購買人可以再次轉售受著作權保護的作品,而不受權利人的限制。這一規則又被稱為首次銷售規則，即知識產權權利人對商品處分權利的限制僅適用於其首次銷售的情形。然而，首次銷售規則究竟是僅適用於美國本土生產的商品（國內用盡），還是也適用於在其他國家生產但又平行進口到美國銷售的商品（國際用盡），一直存在爭議。
就在科沙恩被威利公司告上法院的同時，美國本土零售連鎖巨頭Costco也遭遇了一起知識產權權利人對平行進口商品提起的訴訟。Costco注意到歐米茄海馬系列手錶（Seamaster Watch）在美國本土的售價為1999美元，而在許多海外市場的售價僅為該價格一半，於是Costco從海外市場進口了歐米茄海馬系列手錶，並標價1299美元出售。殊不知歐米茄公司早有防備，其在手錶錶殼背後刻印有享有著作權的Omega Globe圖文標識，並以Costco公司侵犯其著作權為由向加州地區法院提起訴訟。該案雙方的主要爭議焦點就在於，首次銷售權利用盡規則，究竟是否適用於國外市場生產並進入美國市場的平行進口商品，知識產權在完成首次銷售後，究竟是國內用盡還是國際用盡。該案經過二審，第九巡迴法院判決歐米茄勝訴，判決首次銷售權利用盡規則不適用於海外市場生產的產品，權利人有權阻止平行進口商品的銷售。然而在Costco上訴至美國最高法院後，2011年最高法院經過庭審，竟產生了罕見的四比四平局表決（新任卡根大法官因在助理總檢察官任上時曾就該案出具法庭之友函，迴避了該案的判決表決），這也就意味著該案僅維持下級法院判決生效，但最高法院沒有就此問題給出任何意見，也未產生適用於全美的判例。
威利訴科沙恩的案件，在一審法院判決科沙恩構成侵權、並由陪審團裁定科沙恩需賠償60萬美元后，科沙恩也一路上訴至美國最高法院，美國最高法院也再次抓住機會，就著作權在首次銷售之後究竟是國內用盡還是國際用盡發表意見。與此同時，各大出版商、版權組織、以及零售業巨頭、電商巨頭也紛紛在這場訴訟中選邊站隊，各自提交法庭之友意見，加入到這場角力之中。2013年美國最高法院就本案做出最終判決，九名大法官以六比三的表決，推翻了下級法院的判決，判決科沙恩勝訴。佈雷耶大法官在代表多數大法官撰寫的判決書中明確指出，美國著作權法中首次銷售權利用盡規則，適用於在海外市場合法生產的受著作權保護的商品。這也意味著權利人並不能依據著作權阻止平行進口商品在美國銷售。
三、正當使用與侵權——電商避免侵權的五點合規提示
儘管沒有明文規定，但一般理解我國知識產權法律也採納權利國際用盡規則。例如《專利法》第六十九條第（一）項規定：“專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品，由專利權人或者經其許可的單位、個人售出後，使用、許諾銷售、銷售、進口該產品的，不視為侵犯專利權。”
又例如北京高院在《當前知識產權審判中需要注意的若干法律問題（商標篇）》中“關於平行進口是否構成侵害商標權”部分指出：“商標禁用權…絕非是為商標權人壟斷商品的流通環節所創設，即商標權利用盡規則應當是市場自由競爭所必需存在的基本規則之一。在此基礎上，若被控侵權商品確實來源於商標權人或其授權主體，此時商標權人已經從第一次銷售中實現了商標的商業價值，而不能再阻止他人進行二次銷售或合理的商業營銷，否則將阻礙市場的正常自由競爭秩序建立的進程，因此平行進口應被司法所接受，不認定構成侵害商標權。”
我們在現實案例中經常見到，許多平行進口商在銷售平行進口的正品商品時，大肆使用商品之上的商標，其使用方式與品牌商家自身的使用完全相同，這種使用方式可能就會超出正當使用範圍，構成商標侵權。
我國各級法院的相關司法解釋和判例，已對商標的正當使用給出了明確的界限。例如根據《北京市高級人民法院關於審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》（京高法發[2006]68號）第二十六條：“構成正當使用商標標識的行為應當具備以下要件：（1）使用出於善意；（2）不是作為自己商品的商標使用；（3）使用只是為了說明或者描述自己的商品。”
如果跨境電商、平行進口商對商標標識的使用超過正當範圍，相關使用行為就會被法院判定為商標侵權。我國目前已有多個司法判例，使用者超越正當使用範圍的使用被認定為商標侵權，例如江蘇省高院審理判決的聯想訴顧清華案，涉及維修商超越正當範圍使用維修產品的商標（商標的商譽本身已在消費者心目中建立了商品與服務提供者之間的固定的聯繫，超越正當範圍的使用會切斷這一固定聯繫）；上海高院審理判決的維多利亞的秘密訴麥斯公司案（轉售者對商標的全面使用，超越必要範圍的使用，導致消費者混淆，誤認為其與商標權人具有授權關係或特定關聯關係）；以及上海知識產權法院審理判決的芬迪訴益朗及首創公司案（轉售者單獨突出使用原告商標，不屬於善意目的，超越必要範圍的使用，構成商標侵權）。
根據前述司法解釋和判例，同時結合前述486號文等有關跨境電商零售進口的規章，我們可以建議跨境電商在使用平行進口商品之上商標時，應注意如下合規提示和建議：
1） 跨境電商應明確告知消費者其所銷售商品為跨境電商零售進口商品（跨境電商平行進口商品），告知消費者其所銷售商品在質量、標準、標識以及維修、退換貨等售後服務方面，與非跨境電商零售進口商品（非平行進口商品）可能存在的差別；同時跨境電商平臺企業如果同時有跨境電商和非跨境電商（國內電商）入駐，還應分別建立相互獨立的區塊或頻道，分別為跨境電商零售進口商品和非跨境商品提供平臺服務，或者以明顯標識對跨境電商零售進口商品或非跨境商品予以區分，避免誤導消費者。
2） 跨境電商應在電商主頁面等合理位置使用自己的商號或企業名稱，應主動避讓其零售進口商品之上的商標權利，避免消費者將電商和商品之上商標的權利人混淆，即讓消費者可以知曉跨境零售進口商品的經營者並非商品品牌的權利人。
3） 跨境電商應僅為說明其所銷售商品來源、或者僅為指示用途目的使用其零售進口商品之上的商標，舉例而言，對於特定外文文字商標（知名品牌）的使用，應在描述跨境電商所銷售商品來源或用途時使用該文字商標，而非作為電商頁面的圖案、裝飾使用。
4） 跨境電商應避免單獨、突出地使用商品之上的商標，尤其是應避免在電商主頁面以及各種類型的橫幅廣告、擎天柱廣告、彈出廣告中單獨、或者用不同字體大小、不同顏色突出使用跨境電商零售進口商品之上的商標。
5） 跨境電商應避免整體、全面地使用商品之上的商標，尤其是應避免與知名品牌自身所經營的官方電商頁面中對商標的使用方式相同；需注意全面使用可構成超越正當使用範圍、導致消費者混淆的重要證據。
閱讀更多 匯業法律觀察 的文章
