靈活應用“中心打擊”保護商標

何為 “中心打擊”? 根據《商標國際註冊馬德里協定》以及《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》的相關條款,“中心打擊”被概括表述為“在註冊之日起五年期滿前,如果基礎申請、原註冊或基礎註冊在指定的全部或部分商品和服務上分別被撤回、失效、放棄或者最終被駁回、撤銷、註銷或者宣佈無效,無論其是否全部轉讓,也不能再要求國際註冊給予保護”。

定義分析:1、“中心打擊”有最基本的時間點限制,即國際註冊之日起五年內。如一件商標國際註冊日為2015年5月16日,那麼該商標在2020年5月16日之前都會有遭遇“中心打擊”的風險。

2、基礎申請/註冊的無效情況不僅包括申請人主動地撤回、放棄續展、申請註銷等等之類造成的失效,還包括商標最終被官方駁回、官方裁決的第三人撤銷等等。在這些無效的情況裡,非由申請人主動提出的促使無效的情況需要更加註意。舉例說明,基礎申請雖被駁回,但申請人會進行復審、訴訟等等程序,這樣就涉及到“中心打擊”另外一個時間點的問題,即基礎申請雖在五年內被駁回、異議、撤銷等等,但決定該基礎申請狀態的終局裁決很有可能是在五年後做出的,那麼是否還能適用“中心打擊”原則呢?根據《商標國際註冊馬德里協定》以及《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》中對“中心打擊”的概括表述,我們認為答案是肯定的。也就是說,當五年期限終止前已進行的程序於該期限結束後才做出基礎申請、原註冊或基礎註冊的駁回、撤銷、註銷或無效終局決定時,無論其是否全部轉讓,也不能再要求國際註冊給予保護。所以,雖然五年是國際註冊和其基礎申請、原註冊以及基礎註冊相獨立的一個時間節點,但是以上也可看作是此獨立原則的一個例外。

這一點國內申請人要特別注意,因為經常會有國內企業想要基於其國內基礎申請(受理通知書)申請馬德里國際註冊,但是又擔憂其基礎申請還沒有獲取註冊,所以馬德里國際註冊會有中心打擊的風險。需要肯定的是,確實會有這種風險,但必須認識到絕不僅僅是因為其基礎申請還未獲準註冊,所以才會產生這種風險。而是任何一件商標,無論是註冊與否,只要是基於其進行馬德里國際註冊,都會面臨基礎商標被撤銷或無效等等而使其國際註冊歸於無效的情形。所以如果因為擔憂中心打擊而一定要等到基礎商標獲准註冊後才推進馬德里國際註冊真的不是企業的明智選擇。更何況,即使真的遭遇中心打擊,完全有機會將其轉為各國國內申請。

中心打擊儘管有上述讓申請人擔憂的一面,但另一方面,靈活應用這一原則,會更加高效的保護企業的商標,以下是幾件應用“中心打擊”成功保護商標的案例:

案例一:A國際註冊商標於2016年5月16日獲得國際註冊並指定延伸至中國獲准註冊。B企業在國內申請的商標被引證此國際註冊商標予以駁回,隨後針對此國際商標提出撤銷三年不使用申請(以下簡稱“撤三”)。在撤三審理過程中,我司通過和此國際商標所依據的基礎商標所在原屬國的合作律師溝通得知此商標的基礎註冊已經被其原屬國最高行政法院終局裁決撤銷,該基礎商標在原屬於已經無效。得知這一新情況後,我司一邊指令外方律師將這一基礎商標已經無效的事實向其原屬國說明,請求原屬國主管部門通知國際局(WIPO),督促WIPO儘快公告基礎商標無效的通知;另一邊,積極和中國商標局溝通說明情況,請求其暫緩撤三審查。最終該國際標在中國的註冊無效。

案例二:A企業的國內商標註冊在第8類上的部分商品被B企業申請無效,後經過訴訟程序,最終A商標的部分商品被裁定予以無效。後B企業基於其國內申請進行馬德里國際註冊延伸至其他國家,但被A企業的國際商標阻擋。從而B企業始發現原來A企業之前已經基於其第8類的國內註冊申請了馬德里國際註冊,B企業在各國進行駁回複審的同時,與中國商標局國際處積極溝通關於A企業國內商標已經部分無效的情況。經商標局核查無誤,通知了國際局A企業國內商標已經部分無效的情況,國際局及時處理,B企業在各國的註冊順利獲准。

馬德里國際商標的流程較國內申請會稍顯複雜,而精通馬德里國際註冊的整體流程和各種特別規定,熟練運用馬德里國際註冊的這些技術保護規則,一定會對企業商標整體的保護有所裨益。


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