吳剛:國際註冊商標申請人因文化差異連敗,律師如何助其轉敗為勝

案例導讀

本案是一起國際註冊商標駁回複審行政訴訟案,原告是一家擁有80餘年歷史的瑞典公司(以下統稱為A公司),被告是原國家工商行政管理總局商標評審委員會(以下簡稱中國商評委)。A公司在將其國際註冊商標向中國原國家工商行政管理總局商標局(以下簡稱中國商標局)申請領土延伸保護的過程中,因為語言文化的使用習慣問題而導致自己在商標申請階段、駁回複審階段接連敗訴。其後,A公司不得不向中國法院發起訴訟,筆者此時作為其代理人介入本案。那麼,究竟是什麼樣的語言文化差異導致A公司當初接連敗訴?筆者在訴訟階段該如何幫助其解讀文化差異並轉敗為勝?

吳剛:國際註冊商標申請人因文化差異連敗,律師如何助其轉敗為勝


基本案情

一、A公司於1934年12月3日在瑞典註冊成立,其註冊名稱為BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AB。2011年11月14日,A公司以BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AKTIEBOLAG作為公司名稱,向歐盟申請在第6類和第7類相關商品上註冊“uddeholmstrip000sawsteel000”商標,該商標於2012年4月18日獲准註冊。其後,A公司繼續以上述公司名稱將該商標向世界知識產權組織國際局申請國際註冊,該商標於2012年4月23日獲准註冊,國際註冊號為第1116845號。至此,A公司已經為後續本案糾紛的發生埋下了絆腳石,但是其當時肯定沒有意識到。

二、2012年6月,A公司依據《商標國際註冊馬德里協定》通過世界知識產權組織國際局向中國商標局申請上述國際註冊第1116845號商標在中國的領土延伸保護。中國商標局經審理後認為該商標與多個引證商標構成類似商品上的近似商標,遂於2012年12月18日作出《商標駁回通知書》,駁回了A公司的全部申請。

三、2013年2月,A公司因不服中國商標局的駁回決定,遂向中國商評委申請複審。A公司在本階段提出了兩個主要理由:其一,本案引證商標一第6011135號“UDDEHOLM及圖”商標的註冊人實際就是A公司。其二,其餘引證商標的商標權人是A公司的關聯公司,它們在複審階段已出具書面聲明,同意A公司國際註冊第1116845號商標與其註冊商標在中國共存使用。中國商評委經審理後僅認可了上述第二個理由,遂於2015年1月12日作出商評字[2015]第0000002424號《關於國際註冊第1116845號“uddeholmstrip000sawsteel000”商標駁回複審決定書》(以下簡稱《複審決定》),僅對第1116845號商標指定使用在第7類“(印刷、複製)刮粉刀”商品上在中國的領土延伸保護申請予以核准,駁回其餘申請事項。

四、其後,A公司因不服《複審決定》向北京知識產權法院起訴中國商評委。2015年12月28日,該法院作出(2015)京知行初字第3405號《行政判決書》(以下簡稱《一審判決》),支持了A公司的訴訟請求,判決撤銷《複審決定》,要求中國商評委重新作出複審決定。其後,雙方均未上訴,《一審判決》生效。


爭議焦點

本案一審訴訟階段主要有以下兩個爭議焦點:

一、A公司國際註冊第1116845號商標與引證商標一是否構成類似商品上的近似商標?

二、引證商標一的註冊人與A公司是否是同一家公司?

在論證上述兩個爭議焦點之前,筆者有必要先介紹引證商標一和第1116845號商標的註冊情況。引證商標一是第6011135號“UDDEHOLM及圖”商標,它是A公司於2007年4月20日以BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AB的公司名稱,向中國商標局申請註冊,被核准使用在第7類“機床、機鋸用鋸刀(機器部件)、帶鋸機用鋸刀(機器部件)、刮墨刀(機器部件)、刮削刀(機器部件)”商品上,商標專用期限自2009年11月21日起至2019年11月20日止。第1116845號商標為“uddeholmstrip000sawsteel000”,是A公司當時以BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AKTIEBOLAG的公司名稱分別向歐盟和世界知識產權組織國際局申請註冊,被核准使用在第6類相關商品以及第7類“(印刷、複製)刮粉刀、機器和機床、機鋸和帶鋸鋸條”商品上。

從上述兩個商標的註冊情況來判斷,很顯然,本案第一個爭議焦點是成立的,筆者無須浪費口舌爭議。因此對於A公司而言,在一審訴訟階段的爭議焦點實際上只有上述第二個爭議焦點。筆者只有充分論證第二個爭議焦點成立,即證明“此我”(引證商標一的註冊人BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AB)即“本我”(第1116845號商標的註冊人BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AKTIEBOLAG),才能化解第一個爭議焦點對A公司所起的不利作用,使A公司最終反敗為勝。


律師代理

筆者在研究了案情後,確定將本案的第二個爭議焦點作為我方的集中火力點。按照通常的論證思路,筆者只需A公司提供其在瑞典官方登記註冊公司的全部檔案即可。只要從這些檔案中查詢到A公司先後變更登記的公司名稱包括BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AB和BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AKTIEBOLAG這兩個公司名稱即可,那麼本案的第二個爭議焦點必然迎刃而解。

但是天底下哪有這麼簡單的法律案件?經筆者取證核實,A公司從1934年12月3日註冊至今變更公司名稱無數,在2004年1月2日才變更公司名稱為BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AB,但從未將公司名稱變更登記為BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AKTIEBOLAG。至此,筆者無法根據A公司的註冊檔案這個重磅證據來論證本案第二個爭議焦點成立,這條舉證思路中斷,筆者只能另闢蹊徑。

所幸的是,A公司原代理人曾告訴筆者一個在他們看來有價值但應無須證明的抗辯理由:即本案涉及的兩個公司名稱BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AB和BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AKTIEBOLAG的唯一區別是最後一個詞語AB和AKTIEBOLAG在形式上的不同,但這兩個詞語都是瑞典語,AB是AKTIEBOLAG的縮寫,詞義都是“有限責任公司”。在歐美國家,這兩個詞語包括在公司名稱中都可以相互替代使用,不會使人誤解為是兩個不同詞義的瑞典語。正因為如此,A公司當初在向歐盟、世界知識產權組織國際局申請註冊第1116845號商標時就是按照瑞典的語言文化習慣,以BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AKTIEBOLAG的公司名稱申請註冊。而且歐盟和世界知識產權組織也沒有對此提出異議。但是,令A公司萬萬沒有想到的是,這個在歐美國家習以為常的語言文化習慣如今在中國遭遇了文化障礙和法律障礙。

在獲悉上述抗辯理由後,筆者意識到本案第二個爭議焦點實質上是一道需要中國律師用中國法律和證據規則來論證瑞典語言文化差異的文化命題。如果筆者從這條蹊徑論證成功,則A公司就有希望反敗為勝。

吳剛:國際註冊商標申請人因文化差異連敗,律師如何助其轉敗為勝


於是,圍繞這個文化命題,筆者籌劃、完成了本案第一階段的舉證工作,主要如下:

其一,從瑞典語言含義的角度來論證。

向法院提交了美國明尼蘇達大學出版社出版的《瑞英字典》,該字典載明:瑞典語AB是Foraktiebolag的縮寫詞,詞義均為“有限責任公司”。

其二,從瑞典語言文化使用習慣的角度來論證。

向法院隨機提交了三家在瑞典註冊的公司的國際專利申請文件,該證據顯示這三家瑞典公司在向歐美、日本等國家申請國際專利時,有時以AB結尾的公司名稱提出申請,有時以AKTIEBOLAG結尾的公司名稱提出申請,均被這些國家認可。

其三,從瑞典官方證明的角度來論證。

向法院提交了瑞典公司註冊官方機構出具的證明文件,證明BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AKTIEBOLAG的註冊編號即BOHLER-UDDEHOLM PRECISIONSTRIP AB的註冊編號,即間接證明“AB”與“AKTIEBOLAG”在瑞典是互換通用的,這兩家公司實為同一家公司。

其四,從瑞典法律人證明的角度來論證。

向法院提交了瑞典公證員出具的公證認證文件,證明“AB”是“AKTIEBOLAG”的縮寫,在瑞典“AB”與“AKTIEBOLAG”經常互換,“BOHLER-UDDEHOLM PRECISIONSTRIP AB”與“BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AKTIEBOLAG”是同一家公司。

至此,上述第一階段的舉證工作應該可以論證本案第二個爭議焦點成立,A公司本可以不必舉證了。但是按照筆者的辦案標準來衡量,筆者認為上述舉證還不完美和精益求精,還需鼎力蒐集證明A公司與引證商標一的註冊人在公司註冊信息方面存在一些交集的證據,以進一步論證這兩家公司實為一家公司。筆者之所以追求如此吹毛求疵的舉證力度,意在使包括本案法官、中國商評委在內的所有人都能在內心接受我方的訴訟觀點,使我方在論證邏輯上盡力做到無懈可擊。於是,筆者接下來籌劃、完成了本案第二階段的舉證工作,主要如下:

其一,向法院提交了引證商標一的註冊人Bohler-Uddeholm Precision Strip AB的公司註冊文件、變更公司註冊地址的公證認證文件,以及A公司以BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AKTIEBOLAG公司名義向歐盟和世界知識產權組織國際局申請註冊第1116845號商標的相關文件。這些證據充分證明該“兩個公司”的註冊地址存在一致性和交集。

其二,向法院提交了引證商標一的申請註冊檔案和商標註冊證。充分證明引證商標一的註冊人雖然以BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AB公司名義申請註冊引證商標,但同時在《商標代理委託書》裡也互換使用了BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AKTIEBOLAG的公司名稱。此外,該引證商標登記的公司地址與A公司向世界知識產權組織國際局變更登記的公司地址也存在一致性和交集。


裁判結果

2015年12月28日,北京知識產權法院經審理後對本案作出《一審判決》,判決撤銷《複審決定》,要求中國商評委重新作出複審決定。

法院認為:根據A公司提交的《瑞英字典》及相關公證認證文件等證據,足以認定“BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AB”與“BOHLER-UDDEHOLM PRECISION STRIP AKTIEBOLAG”系A公司名稱的不同外文表達方式。結合引證商標一的商標註冊申請書及商標檔案等證據,足以證明引證商標一的權利人亦為A公司。因引證商標一的權利人為A公司,故申請商標與引證商標一共存於相同或類似商品上不會造成消費者對商品的來源產生混淆誤認。A公司的訴訟理由部分成立,本院予以支持。

從上述裁判理由可見,尤其是法院使用了“足以認定”、“足以證明”這幾個字,充分印證筆者在本案的代理思路和舉證力度是有效的,給予法官足夠的底氣作出本案裁判。


律師手記

回顧本案,筆者感慨萬千,總結分享如下:

其一,本案訴訟階段的裁判結果對於A公司至關重要,事關其是否前功盡棄。

A公司於2012年6月通過世界知識產權組織國際局向中國商標局申請對本案商標在中國的領土延伸保護,其後兩連敗,至本案《一審判決》作出時歷經3年有餘。如果其仍然在本案訴訟階段敗訴,那麼意味著上述3年多的時間和投入皆前功盡棄。其後A公司要麼重頭再來,要麼放棄在中國的申請,皆令人惋惜。所幸這些不幸後果最終沒有發生。

其二,本案實際是一起因不同國家的語言文化差異而產生誤解的法律案件,當事雙方如果站在各自的立場上看其實都沒有對錯。

因為對於A公司在內的歐美公司而言,他們在歐美國家可以隨意將“AB”與“AKTIEBOLAG”互換使用,大家對此都心領神會,認為理所當然,無須證明。但是對於包括中國商評委在內的中國執法機構而言,絕大多數機構和人員是不理解這種文化差異的,他們只能依據中國的法律體系和證據規則來處理這種文化差異所引發的法律案件,否則就有可能辦成張冠李戴的烏龍案件,更何況這類烏龍案件在中國並不少見。

其三,對於因不同國家的文化差異而導致的涉外法律案件,代理律師該如何有效應對?

與本案類似的案件如果發生在中國等不同文化體系的國家,外國當事人很可能需要委託異國律師來救火。那麼,作為中國律師,即使你也瞭解和認同外國當事人所說的文化差異,認為它無須舉證證明,但是如果處理本案的中國裁判者不認可、不理解怎麼辦?即使他們中有部分人也認可和理解這種文化差異,但是他們能否在沒有基本證據佐證的前提下直接認定它屬實?因此,對於中國律師而言,萬全之策還是應堅守法律思維,依據中國的法律體系和證據規則來充分論證異域文化差異屬實,並提高自己的辦案標準和舉證力度,這樣才能使任何一箇中國裁判者都有底氣敢於支持你的法律觀點,從而作出經得起歷史檢驗的裁判。



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